Transferencia de activos intangibles de propiedad industrial

«La Transferencia de Activos Intangibles de Propiedad Industrial. Elementos para su consideración» consiste en una revisión bibliográfica, realizada con el objetivo de ofrecer algunos de los elementos  que desde el punto de vista cognoscitivo y práctico deben dominar los abogados para enfrentarse a un proceso negociador, cuyo objeto de transferencia consista en alguno de los intangibles de Propiedad Industrial que posea la empresa que representa, Para ello se realizó una síntesis bibliográfica y se consultó a expertos en la materia, estructurándose el trabajo en dos capítulos, consignándose en el primero de ellos las formas jurídicas mediante las cuales se pueden comercializar  los activos intangibles de Propiedad Industrial. En el segundo capítulo se exponen de manera ilustrativa, no taxativa,  varias de las cláusulas que frecuentemente se incorporan a estos contratos.

INTRODUCCIÓN

La Propiedad Industrial (rama  que junto al Derecho de Autor y los Derechos Conexos conforman la Propiedad Intelectual) ha venido ganando en desarrollo y reglamentación, encontrándose como elemento principal en diversas manifestaciones del tráfico comercial internacional. Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, con el desarrollo vertiginoso de la ciencia, que se ha propiciado, u obligado para algunos, el  incremento de la concesión de Derechos Monopólicos sobre las nuevas obtenciones que, previo cumplimiento de los requisitos exigidos según lege, puedan ser protegidos por la modalidad de Propiedad Industrial correspondiente, al igual que sobre las marcas y otros signos distintivos que las identifican en el mercado.

Los niveles, in crescendo,  de restricciones sobre la utilización de esos productos y/o procedimientos ha propiciado jugosas ganancias para sus titulares[1],  en detrimento de la gran mayoría que está obligada, en virtud de convenios internacionales en la materia, así como de las legislaciones nacionales de los Estados, a obtener su autorización  para utilizar sus creaciones.

Los países subdesarrollados, absorbentes de tecnología  por excelencia, están obligados a renovar y ampliar sus conocimientos sobre la Propiedad Industrial en aras de alcanzar un equilibrio en el proceso negociador para la absorción de tecnología, ya sea incorporada o desincorporada, y para colocar sus creaciones  nacionales en el mercado externo, buscando el  aseguramiento de sus derechos y la máxima explotación de sus resultados, elementos estos que resultan difíciles en el entorno hipercompetitivo en que se mueve el mercado actual.

Algunos países, como Cuba,  han alcanzado niveles de desarrollo en algunas ramas de la ciencia que debienen equiparables a los índices de los países altamente desarrollados, por lo que se requieren conocimientos integrales en materia de Propiedad Industrial para ser aplicados desde la Investigación y Desarrollo (I+D) de un producto o procedimiento hasta su salida al mercado, concebida ya esa nueva obtención  como innovación tecnológica.

En este material solo se trata la fase de transferencia, donde se  presume la existencia de un activo intangible de Propiedad Industrial[2] que se ha venido gestionando y fortaleciendo desde la I+D, pasando por las labores de interfase y que se encuentra apto para su comercialización en el exterior. Por tanto el objetivo de este trabajo consiste en ofrecer algunos de los elementos  que desde el punto de vista cognoscitivo y práctico deben dominar los abogados para enfrentarse a un proceso negociador cuyo objeto de transferencia consista en alguno de los intangibles de Propiedad Industrial que posea la empresa que representa.

Para el cumplimiento de los objetivos trazados se realizó una síntesis bibliográfica sobre documentos actualizados así como de las legislaciones nacionales vigentes sobre la materia. Todo ello quedó plasmado  en los dos capítulos con que cuenta el trabajo, señalándose en primer orden las formas jurídicas mediante las cuales se pueden transferir los activos intangibles de Propiedad Industrial y posteriormente se tratan algunas de las cláusulas que generalmente están presente en estos contratos.

CAPÍTULO I

FORMAS JURÍDICAS  MEDIANTE LAS CUALES SE PUEDEN TRANSFERIR LOS

ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La mayoría de las legislaciones permiten que  los derechos exclusivos de Propiedad Industrial sean libremente transferidos por sus titulares a través de cualquiera de las vías legales al efecto, salvo algunas limitaciones que se establecen por los Estados (fundamentalmente en el caso de las patentes) para proteger el interés público, su seguridad nacional o evitar prácticas monopólicas. Así,  la transmisión de estos derechos puede ser inter vivos o mortis causa, esta última es regulada por la legislación sucesoria común, ya sea en virtud de una declaración testamentaria o por  disposición legal.

El flujo comercial de estos activos tiene mayor relevancia mediante la sucesión inter vivos. Dentro de las formas que puede adoptar esta transmisión se encuentran los contratos de cesión (equiparable a la compraventa) y los acuerdos de licencias. No se pueden explicar estas formas de transferencia sin antes aclarar que los derechos  transmisibles se pueden sustentar sobre los títulos reconocidos por las Oficinas de Propiedad Industrial correspondientes, o sobre las solicitudes de  los registros. En este último caso se suele pactar el futuro, algo muy común cuando se deniegan las solicitudes, pues el solicitante puede tener niveles de experiencia y conocimientos que pueden ser negociados.

1.1) Cesión

La cesión es equiparable a la compraventa y puede adoptar diferentes formas, como:

• Cesión total: Se rige por los principios generales de la compraventa. En este caso el cedente se desprende de sus derechos y obligaciones completamente, por lo que el cesionario queda encargado, entre otras cosas, del pago de las tasas fijadas para el mantenimiento de los derechos y de velar por la actividad de quienes pudieran interferir en el pleno goce de los derechos adquiridos.

• Cesión parcial: Por las características de su objeto da lugar a diferentes interpretaciones, como pueden ser:

1. Situación similar al condominio: se cede una parte del derecho que posee el titular para ser administrado de conjunto por ambas partes. Suele utilizarse mucho por los inventores que carecen de capacidad económica para explotar de manera eficiente y suficiente su invención.

1. En términos geográficos: se ceden totalmente a otra persona jurídica los privilegios otorgados por una solicitud de registro, o sobre el registro ya concedido, de alguna de las modalidades de Propiedad Industrial, para que sean ejercitados en otro país distinto del otorgante. Se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando el  titular de una patente le cede a un tercero el derecho de prioridad que le corresponde para que registre en otro país la  invención correspondiente.

1.2.) Acuerdos de Licencias.

Las licencias constituyen una de las  formas más utilizadas para el comercio de los intangibles de Propiedad Industrial, debido, entre otros factores, a las características incorpóreas de estos activos, que le permiten la utilización  por diferentes personas al mismo  tiempo y en lugares distintos sin la necesidad de que el titular se desprenda de ellos.

El término licencia proviene del latín licere, que significa “permitir”. Mediante un acuerdo de licencias una de las partes (licenciante) otorga su consentimiento para que la otra parte (licenciatario) ejecute respecto al objeto de una solicitud o de un documento de protección, todos o cualesquiera de los actos comprendidos  en los derechos exclusivos que la legislación de Propiedad Industrial establece para la modalidad pertinente. En este caso el licenciante se compromete a no ejercer su ius prohibiendi y a realizar todas las acciones acordadas para la mejor utilización de los derechos concedidos.

Salvo algunas excepciones que serán tratadas más adelante en las licencias de patentes, los acuerdos de licencias son actos voluntarios, regidos por el principio de autarquía de la voluntad. No obstante, la mayoría de las legislaciones establecen coto a este principio a través de leyes antimonopolios y  prohibitivas de las prácticas restrictivas de la competencia.

Los acuerdos de licencias deben anotarse ante la Oficina de la Propiedad Industrial correspondiente para que surta efectos ante terceros según estipulan la mayoría de las legislaciones nacionales[3]. Sin embargo, muchas veces este requisito es olvidado por las partes, lo que constituye un riesgo para la correcta y certera ejecución del acuerdo, pues si bien los contratantes pueden proceder de buena fe y cumplir el acuerdo sin tropiezos, en cuyo caso pudiera resultar intrascendente la anotación en la Oficina, si existieran dificultades o  desavenencias entre ellos que hicieran necesaria la intervención de los tribunales, ésta  no pudiera solicitarse, por cuanto el órgano jurisdiccional no reconocería el acuerdo, sencillamente porque no surte efectos para él.

Las licencias pueden adoptar diferentes formas, según el alcance de las cláusulas mutuamente acordadas,  en particular, las que el poseedor legítimo del intangible está dispuesto a aceptar y la variedad de objetos del acuerdo. En ese sentido podemos clasificarlas en:

• Exclusivas, no exclusivas o únicas.

• Las exclusivas implican una obligación sui generis para el licenciante, pues no puede seguir ejercitando los derechos que le fueron conferidos sobre la modalidad de Propiedad Industrial  objeto de la licencia, debido a que ha autorizado al licenciatario para que solamente él pueda ejercitarlos en el lugar determinado. En este caso el titular renuncia a ejercitar  por sí los derechos concedidos al licenciatario, aunque conserva su titularidad. Esta situación permanecerá solamente mientras dure el acuerdo de licencia, pues a partir de su extinción el licenciante recupera para sí todos sus derechos.
• Las licencias no exclusivas son las más comunes, por permitir que el licenciante continúe ejercitando los derechos de su titularidad y posibilita el otorgamiento de otras licencias a terceros interesados en relación con el mismo derecho.
• Las licencias únicas le garantizan al licenciatario que solamente él, además del licenciante, puede ejercitar los derechos autorizados en el territorio acordado. A diferencia de las exclusivas el licenciante puede continuar ejercitando los derechos reconocidos originariamente, con la única limitante de que no podrá autorizar a nadie más a ejercitar los derechos autorizados al licenciatario.

• Plenas o limitadas. Se considera plena aquella licencia en la que el licenciatario está facultado para ejercitar, per se, todos los derechos exclusivos que se encuentran bajo dominio del licenciante. En cambio, serán limitadas aquellas licencias que contemplan como objeto la autorización de alguno o algunos de los derechos monopólicos que posee el titular de los derechos de Propiedad Industrial correspondiente.
• Bilaterales o unilaterales: Las licencias, en principio, entrañan obligaciones para ambas partes, por lo que se consideran bilaterales. Resulta muy difícil encontrar licencias unilaterales (que impliquen obligaciones para una parte solamente), aún en el caso de las licencias gratuitas, entre otras causas, por las características propias de estos contratos, en los que el licenciatario constantemente queda obligado a mantener un grupo de conductas dirigidas al aseguramiento y correcta utilización de los derechos licenciados, mientras que el licenciante siempre se compromete a la autorización de los derechos acordados y a no ejercer su ius prohibiendi.
• Puras o mixtas: Según las modalidades objetos del acuerdo pueden adoptar una de estas formas. Son puras aquellas que tienen como objeto solamente una materia de Propiedad Industrial, mientras que las mixtas contienen más de una modalidad. A continuación trataremos sobre este particular.

1.2.1. Acuerdos de licencias puras.

Dentro de las licencias puras tenemos, entre otras:

• Acuerdos de licencias de patentes.
• Acuerdos de licencias de marcas.
• Acuerdos de licencias de Know- How.

a) Acuerdos de licencias de patentes.

Un acuerdo de licencia de patente es aquel mediante el cual una de las partes (licenciante) autoriza a otra (licenciatario) para que produzca, venda o de cualquier forma utilice un producto o procedimiento bajo solicitud de registro o protegido ya por patente, en determinado lugar y por el tiempo acordado. El licenciante no transmite la propiedad de la patente, sino que se  limita   a otorgar al licenciatario un derecho de explotación en los  términos que se pacten contractualmente.

La licencia puede ser limitada o ilimitada respecto a la duración, las facultades que se conceden (fabricación, comercialización, entre otras) y ámbito (nacional, terceros países). Incluso se puede limitar cuantitativamente la licencia estableciendo un tope de fabricación  y venta, aunque la licitud de este tipo de acuerdos debe examinarse a la luz de la legislación de competencia.

Las licencias de patentes presentan una peculiaridad en cuanto al acto de voluntad para su otorgamiento, por admitirse, en la mayoría de las legislaciones nacionales y los Convenios Internacionales, la concesión de licencias de patentes no voluntarias. Como su nombre  lo indica estas licencias  se otorgan  ajenas a la voluntad del licenciante, generalmente por un acto coactivo del Estado, ya sea de oficio  por una Oficina u organismo encargado, o por la solicitud expresa de un tercero.

Las concesiones  de estas licencias están sujetas a numeros clausus y generalmente ocurren cuando[4]:

• Se necesita usar la invención para satisfacer necesidades de interés público.
• La invención no se encuentra en explotación durante un período de tiempo legalmente establecido.
• Han fracasado las negociaciones previas con el titular para obtener una licencia voluntaria.

Las licencias no voluntarias pueden ser legales u obligatorias. Las legales le dejan pocas opciones al licenciante, pues está obligado a otorgar la licencia con sujeción al precio establecido por la autoridad competente, en cambio, las obligatorias le permiten al licenciante acordar un precio justo con el licenciatario y en ausencia de acuerdo entonces será fijado administrativamente.

No debe dejar de mencionarse otra modalidad de las licencias de patentes conocidas como Licencia de Pleno Derecho. El titular de una patente hace un invitatio ad offerendum  mediante escrito presentado ante la Oficina de Propiedad Industrial correspondiente, beneficiándose con una reducción del importe de las tasas anuales que ha de pagar para el mantenimiento de los derechos  sobre la patente.

Una vez hecho el ofrecimiento, cualquier persona tiene derecho a obtener una licencia contractual mediante la notificación por escrito a la Oficina donde se encuentra registrada la invención, indicando el uso que se le vaya a dar. El precio a pagar por el licenciatario al titular de la patente será fijado de común acuerdo por ellos mismos, en su defecto será la propia Oficina quien lo establezca.

b) Acuerdos de Licencias de Marcas.

Mediante un acuerdo de licencia de marca una parte (licenciante) otorga un derecho de uso de marca a otra parte (licenciatario) para que sea ejercido en determinado lugar y por el tiempo acordado, para los productos y servicios mutuamente definidos.

Para que una marca   pueda ser objeto de un acuerdo de licencia es necesario que tenga poder de mercado, expresado en sus capacidades de distinción, exclusividad, reconocimiento, aceptación y recuerdo, que le hacen ganarse un espacio en los niveles de ventas superior al de sus competidores. Pocos  serían los interesados en pagar por el uso de una marca que no reporte ventajas competitivas.

Las marcas, al igual que ocurre con las patentes, deben ser claramente identificadas en las licencias que autoricen su utilización, necesitándose que el licenciante aporte descargo suficiente sobre su titularidad y los países donde se encuentra registrada. Hay que tener cuidado con los derechos que se autorizan a ejercitar al licenciatario, pues numerosas son las legislaciones que exigen la  utilización efectiva de la marca como condición para el mantenimiento del registro, considerando insuficiente las meras campañas publicitarias y el reconocimiento de los consumidores. En ese sentido el licenciatario tiene que obligarse a vender el producto o prestar el servicio que representa la marca en el país acordado, máxime si se trata de un licenciante en exclusiva, evitando así la pérdida de los derechos exclusivos sobre la marca.

Es de significar que la mayoría de las legislaciones de los países subdesarrollados exigen el uso de marcas combinadas, esto es la marca nacional junto con la marca objeto de licencia, con el objetivo de que si el licenciante decide abandonar el negocio y llevarse su marca, en la mente de los consumidores se quede fijada la marca nacional.

c) Acuerdos de licencias de know-how.

El valor económico del know-how puede equipararse en ocasiones al que representan las patentes o ser, incluso, mayor, tanto por las inversiones realizadas para obtenerlo como por las ventajas competitivas que confiere su dominio. Por eso es frecuente encontrarlo en primera fila en el tráfico comercial internacional.

Una de las formas más comunes de comercializar el  know how  es a través de las licencias. Entendemos por  una licencia de know-how aquel acuerdo en virtud del cual una de las partes (licenciante), autoriza a otra (licenciatario) para que utilice, según lo convenido, un conjunto de informaciones y/o conocimientos técnicos valiosos, útiles y novedosos, guardados en régimen de confidencialidad que le permiten la obtención de ventajas competitivas.

El know-how, al igual que las demás modalidades analizadas, debe ser claramente identificado y  descrito en el texto del acuerdo, lo cual implica[5]:

• Separación respecto de otros insumos (como la ingeniería) o concesiones (como los productos de marcas) del licenciante que puedan ser de interés secundario para el licenciatario).
• Comprensión del punto de contacto, algo que muchas veces resulta difícil entre las diversas fuentes de servicio como el know-how y la asistencia técnica, permitiendo así evaluar las fuentes independientes de cada información.

• Establecimiento de la responsabilidad del licenciante para cada fase o ámbito de servicio.

• Apreciación de la razonabilidad de los honorarios a pagar por el licenciatario, principalmente si existe un organismo gubernamental encargado de certificar la validez del acuerdo.

Las licencias de know-how se sustentan sobre la información y/o los conocimientos que el  licenciante posee en secreto, a diferencia de las licencias de patentes, en las que el licenciatario se interesa por la adquisición de derechos para utilizar la información publicada en el documento de patente.

Antes de continuar con el tratamiento de este contrato, resulta  conveniente aclarar que no es igual a un contrato de asistencia técnica, algo que tiende a confundir en ocasiones por lo difícil que resulta separar ambos términos. El valor de la transferencia del know-how  consiste en una  combinación preferida y superior de datos técnicos seleccionados y no divulgados, que si se emplean de la manera prescrita  situarán al usuario en una posición competitiva favorable. Mientras tanto, el valor de la asistencia técnica consiste en que quien la proporciona tiene experiencia en la utilización de una completa información técnica  que puede ser de conocimiento general  o íntegramente asequible al público.

Así, cuando se cede determinada maquinaria destinada a la producción de un artículo X, los conocimientos relativos al montaje de sus partes se pueden obtener de una empresa dedicada al montaje de equipos industriales con experiencia en la actividad; eso es asistencia técnica. Pero el método de fabricación para hacerla más eficiente puede ser una información celosamente guardada que solo será conocida a través de una licencia de know-how.

Bajo la premisa de que el valor práctico y comercial del know-how está dado por el carácter secreto en que se mantenga, cuando se procede a la redacción del acuerdo debe velarse porque el  presunto licenciatario se comprometa a no divulgar la información que:

• Se le comunique en forma escrita o por cualquier otro medio de fácil identificación, o, habiéndose expresado de forma verbal, es posteriormente objeto de referencia y confirmación por escrito.
• Se cite o consigne como confidencial.
• Era desconocida para la parte receptora antes de su comunicación, según resulte de la documentación del receptor.
• No sea de conocimiento público en general.

En el acuerdo de licencia el licenciante trata de proteger el valor de su know-how imponiendo ciertas obligaciones al licenciatario. Se le pide que reconozca implícita o explícitamente el aspecto valioso de know-how, otorgando al licenciante el derecho de limitar o reglamentar la amplitud de su  utilización, en otras palabras el licenciatario no puede utilizar el know-how para aquellas actividades no contenidas en el acuerdo. Por ejemplo el licenciatario no podrá servirse de la información objeto de licencia para establecer instalaciones de fabricación en cualquier parte del mundo o utilizarlas para productos no relacionados con los convenidos en el acuerdo, si está pagando para su utilización en una planta única y para una gama específica de productos.

Dentro de las obligaciones que el licenciante acostumbra a imponer al licenciatario se encuentran las siguientes:

• Uso no exclusivo del know-how. El licenciante conserva para sí el derecho a conceder licencias a otros interesados, así como utilizarlo él propiamente.[6]
• El licenciatario solamente podrá utilizar el know-how en los territorios y para las actividades previstas en el contrato.
• El licenciatario no podrá otorgar sublicencias. El licenciatario se tiene que comprometer a mantener bajo estricto secreto la información facilitada según el tiempo acordado. El mayor valor del know-how reside en el secreto en que se ha mantenido. El licenciante sostiene que, al conservar el secreto, obtiene fuerza comercial, a saber, excelencia del producto, reducción de la inversión y/o de los costos de explotación. Dado que el licenciatario desea que se le transmita esa información, el licenciante exige que se mantenga en secreto durante un período determinado o hasta que la información se haga de dominio público. De ahí que una cláusula de secreto sea  fundamental en un acuerdo de licencia de know-how.
• La obligación de informar al licenciante del mal uso del know-how o solicitar la acción judicial contra los presuntos infractores. En este último caso el licenciante debe haberle comunicado previamente quienes son los autorizados a utilizar la información confidencial.

Algunos acuerdos de licencias de know-how limitan  la duración del uso de la información y los conocimientos secretos concedidos, hasta la duración del contrato. Sobre este tema existen no pocas contradicciones y criterios diversos. Para nosotros esta condición seria aceptable si el licenciatario intenta o consuma el fracaso del acuerdo de forma deliberada, u obrando de mala fe intenta o provoca el paso al dominio público de la información secreta recibida, debiendo exigirse en esto supuestos que cese en su utilización antes de la terminación del plazo convenido para la duración de la licencia (si procediere) y la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados. En los demás casos el licenciatario es libre de utilizar el know-how licenciado siempre que no lo divulgue y le haga perder su secretividad.

No obstante siempre estaría latente el problema del cómo hacer que el licenciatario olvide en pocos días lo que aprendió en mucho tiempo. En los Estados Unidos y los países de la Comunidad Económica Europea se le ha otorgado por diferentes sentencias judiciales el derecho del licenciatario a utilizar el know-how suministrado una vez terminado el acuerdo.

1.2.2. Acuerdos de licencias mixtas.

Un arreglo de licencias puede cubrir varias materias en un único instrumento jurídico, autorizado en la forma de  licencias mixtas (conocidas también como licencia de objeto múltiple), en virtud de la cual el licenciante autoriza al licenciatario, para que  utilice algunos de los derechos de Propiedad Industrial relativos a diferentes modalidades sobre las cuales posee derechos exclusivos.

Los acuerdos de licencias mixtos devienen, en principio, ventajas cognoscitivas y adaptativas para el licenciatario, expresadas en una oferta más acabada y de mayor aceptación por parte de los consumidores, resultando especialmente atractivo para aquellos interesados que cuenten con escasas posibilidades de adaptarse a los cambios tecnológicos imperantes y/o alcanzar y mantener espacios de mercados.

A pesar de que nada prohibe la rúbrica de acuerdos de licencias independientes para cada una de las modalidades a negociar cuando estas sean varias, resulta conveniente la inclusión de cada una de ellas en un acuerdo único, aunque tratados indistintamente.

En algunos supuestos es muy difícil encontrar acuerdos de licencias puros. Mediante una licencia de patente, al licenciatario se le hace difícil, sobre todo si proviene de países subdesarrollados, la absorción, adaptación y puesta en marcha del objeto de patente utilizando solamente como base de información que aparece descrita en el cuerpo de la patente. Para su mejor utilización será necesario, sin lugar a dudas, un grupo de informaciones directamente relacionadas (o conexas) a la patente, que puede permanecer, y de hecho permanecen  casi siempre en estricto régimen de confidencialidad, bajo dominio del licenciante y solamente accesible a ella  mediante  la inclusión de cláusulas típicas de la transmisión del know-how en la licencia de patente.

En un acuerdo de licencias mixto, igual que en las licencias puras, se debe prever la posibilidad de que se declare  la negación de la protección (si se basa sobre una solicitud) así como  la  invalidación o expiración  de los derechos ya concedidos, y en el caso del know-how, su entrada en el dominio público. Para ello se requiere un conocimiento particular de la interrelación de los componentes del tratado en su conjunto.

Otro supuesto que puede ser ejemplo de licencias mixtas, desde el punto de vista técnico,  son los acuerdos de franquicia  (franchising). Estos contratos por las modalidades y derechos que son objetos de negociación, incluyen varias disciplinas de la Propiedad Industrial (básicamente marcas y know-how), elemento característico de las licencias  mixtas como se planteó anteriormente. Sin embargo, la franquicia es considerada una figura jurídica independiente, con mayor alcance que una licencia mixta (por ejemplo, de marcas y know-how), por el contenido de las obligaciones a que se supeditan las partes y su relación comercial.

a) Contrato de Franquicia:

Si bien es cierto que desde el siglo XIX se crearon mecanismos para la distribución eficaz de los bienes perteneciente a las organizaciones que ocuparon posiciones de excelencia en el mercado, no es hasta el año 1955 que surge en los Estados Unidos  el fenómeno del franchsing (franquicia), como se conoce hoy.

Los acuerdos de franquicias están considerados por muchos como la principal forma de negociación que puede realizar una empresa que se encuentre en etapas embrionarias y necesite abrirse paso en el mercado. Éste contrato carece de regulación jurídica  en la mayoría de los países, por lo que se considera un contrato atípico o innominado.

La franquicia puede definirse conceptualmente como un moderno sistema de  distribución de productos y/o servicios según el cual una empresa que ha logrado un éxito comercial en un área de negocios, transmite a  otra organización independiente todos  sus conocimientos específicos y experiencias sobre el negocio original, así como el uso de sus marcas comerciales  y otros signos distintivos, a cambio de un  porcentaje de regalías. Según Arthur Wolff, “franchising is essentially the transfer of everything necessary to establish a going business with the least possible delay” [7].

“Jurídicamente el franchising es un contrato en virtud del cual el licenciante de la franquicia (franquiciador) cede a un tercero el derecho de explotar una marca, una fórmula comercial o método estandarizado de comercialización de un bien o de un servicio con asistencia técnica continua y sujeto al pago de una retribución o regalía”[8]

La transferencia del  know-how y las marcas es de crucial importancia en un contrato de franquicia, de hecho se considera una parte integrante del mismo.  Sobre el know-how en particular, la Corte de Apelaciones de Colmar, en su fallo de 9 de junio de 1982 llegó a la conclusión  de que “a los efectos del contrato de franquicia comercial, el know-how debe ser práctico, original, en constante desarrollo y fácilmente transmisible”[9]

Consideramos que estamos en presencia de un contrato intuito personae, por la necesaria relación de confianza que tiene que existir entre el franquiciante y el franquiciado, convirtiéndose en un elemento esencial el reconocimiento de las partes. Es por eso que muchos la consideran equiparable al contrato de sociedad, fundamentalmente a las primeras que se crearon (personales y en comanditas), además de que tanto en la sociedad como en la franquicia se realizan aportes para una mejor operación del negocio[10]. Tal comparación no llega a alcanzar una plena vinculación pues en la  franquicia no se forma un  ente  nuevo, independiente al de las partes, rasgo éste que identifica un contrato de sociedad.

En el plano comercial se pueden encontrar diferentes tipos de franquicias, a saber:

* Franquicia maestra: Consiste en el otorgamiento, por parte del franquiciante, de una autorización para que el franquiciado desarrolle la franquicia en una región determinada. Es característico en este tipo de acuerdo que se le otorgue al franquiciado la posibilidad de sub-franquiciar  el negocio entre los interesados locales.

* Franquicias múltiples: A través de ellas el franquiciante autoriza al franquiciado para que abra un número determinado de locales en el área designada. En principio no incluye la posibilidad de sub-franquiciar.

* Franquicia individual: Se pone de manifiesto cuando una empresa independiente adquiere una franquicia para operarla en un establecimiento mercantil. Se le permite abrir otros locales, pero en tal caso deberá pagar nuevamente los derechos de entrada al sistema de franquicia, aunque con una reducción en su importe.

* Corner Franchise: Son franquicias  cuyas características  le permiten al franquiciado instalarse en muy pocos metros cuadrados dentro de otro negocio. Por ejemplo el servicio de restaurantes dentro de un hotel.

Para que una organización encuentre interesados en suscribir contratos de franquicia en calidad de franquiciado, tendrá que sustentarse, entre otros factores,  en el éxito, el prestigio y el reconocimiento que la hagan distinguirse en el mercado. De hecho el franquiciado invierte su dinero en la franquicia para aminorar los riesgos y obtener ventajas en el menor tiempo posible, a cuyo efecto analiza concienzudamente las ofertas disponibles en el mercado.

Resulta frecuente encontrar en los acuerdos de franquicias cláusulas relativas a la regulación de los derechos y obligaciones de las partes. A modo de representación podemos decir que forma parte del contenido del contrato de franquicia:

* la obligación del franquiciado de  vender exclusivamente los productos que cumplen con las especificaciones de calidad fijadas por el franquiciante.

* la obligación del franquiciado de vender solamente los productos fabricados por el franquiciante o por terceros designados por este.

* cláusulas de no competencia: el franquiciado  no podrá competir con el franquiciante ni con otros franquiciados, aún cuando la competencia sea indirectamente.

* la obligación de no divulgar el know-how comunicado. En principio surte efectos mientras dure el acuerdo con el franquiciante. No obstante, hay casos en los que se pacta por un tiempo más allá de la duración del acuerdo.

* la obligación del franquiciado de asistir a los cursos de superación que ofrezca el franquiciante (y la obligación de este último de impartirlo).

* la prohibición del franquiciado de ceder, sin el consentimiento del franquiciante, los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo de franquicia (sub- franquicias).

Los líderes en la franquicia han establecido la práctica de cobrar al franquiciado en el momento de la firma del contrato, un derecho de entrada o cuota de franquicia (franchise fee). Este derecho de entrada puede analizarse desde dos puntos de vistas diferentes: como derecho de transmisión de servicios, que incluye el pago por la transmisión del know-how y de las prestaciones de servicios previos a la apertura del establecimiento franquiciado; y como  derecho  de franquicia, que es un canon por incorporación y se explica como el pago por la entrada en la red (formada por el franquiciante y los franquiciados), por beneficiarse de la exclusividad territorial, o lo que es igual, por el traspaso del fondo de comercio, con cesión de los posibles beneficios que podrían obtenerse si fuese el franquiciante quien se instalase por sí mismo en el territorio cedido.

El monto de esta cuota inicial viene determinado por una serie de factores, entre los que se encuentran:

• Número de años del negocio.
• Número de franquicias en operación.
• Proporcionalidad de la cuantía y la inversión realizada por el franquiciatario.
• El interés del franquiciante en un nuevo mercado.
• Exclusividad de un territorio.
• Costos inherentes a servicios prestados al franquiciatario, de capacitación, publicitarios, administrativos, contables y relativos a planos arquitectónicos.
• Valor de marca y tecnología.

La regalía, en cambio, se determina aplicando un porcentaje a los ingresos brutos o ventas netas del negocio franquiciado, en dependencia del sistema por el que se siga. El monto del pago por concepto de regalía depende de diversos factores, que coinciden prácticamente con los enunciados anteriormente, pero fundamentalmente el referido al valor de la marca y la tecnología en el mercado. En cualquier caso, deberá considerarse un margen de utilidades para el franquiciatario, pues de lo contrario sería poco atrayente la propuesta del franquiciante.

Capítulo II

Algunas de las disposiciones jurídicas más utilizadas en los Acuerdos de licencias de Propiedad Industrial.

Las cláusulas que figuran en los acuerdos de licencias son consideradas estratégicas para asegurar  los intereses de las partes en aquellas negociaciones que tienen como objeto la comercialización de los activos intangibles de Propiedad Industrial. Estas disposiciones varían según la personalidad de las partes y los objetivos propuestos, por eso serán enumeradas de forma ilustrativa y no taxativa.

Dentro de las cláusulas que se utilizan para la mayoría de los acuerdos de licencias se ubican cláusulas formales y cláusulas sustantivas. Las primeras no tienen efecto jurídico, salvo si las demás cláusulas constituyen realmente un contrato obligatorio ejecutado debidamente por las partes y su fin pudiera decirse que es meramente interpretativo y formalista. Las segundas,  por su parte, forman el cuerpo fundamental del acuerdo de licencia, es donde se consignan los principales derechos y obligaciones de  las partes.

2.1 Cláusulas formales

1. Denominación del acuerdo: Ayuda a la interpretación de posibles lagunas que puedan suscitar en la ejecución del contrato.
2. Identificación de las partes que intervienen: Se consignarán el nombre legal, su razón social, el domicilio legal de los contratantes  y de su casa matriz (si la tuviera). También deben identificarse los otros sujetos que interviene en el contrato, aunque no ostenten la condición de parte, máxime si son titulares de derechos que indirectamente son utilizados para la correcta ejecución del acuerdo concertado.
3. Fecha: No es raro que esta disposición se consigne dentro de las cláusulas de ejecución de la licencia, sobre todo  si no coincide la fecha en que se suscribe el acuerdo con la de su entrada en vigor, para dar tiempo a  la culminación de los arreglos previstos o para la aprobación de las  autoridades gubernamentales correspondientes (en caso de ser necesario). Si el acuerdo se firma en diferentes fechas debe señalarse en cuál de ellas se tendrá por rubricado el contrato, de lo contrario se pueden tener problemas en aquellos países donde su legislación exige que las licencias sean sometidas a  la autorización oficial dentro de un plazo establecido después de su conclusión. A través de la fecha se puede determinar la capacidad jurídica de las partes en el momento de las negociaciones.
4. Lugar donde se rubrica el acuerdo: Es importante para determinar la ley aplicable en ausencia de manifestación expresa de las partes. Algunas legislaciones establecen que en ausencia de acuerdo entre las partes en cuanto a la ley que regirá el contrato, a éste le será aplicable la lex loci actus  (ley del lugar del acto), uno de los puntos de conexión ofrecidos por el Derecho Internacional Privado (DIPRI).
5. Preámbulo: Se incluyen las cláusulas relativas a los considerandos y las declaraciones detalladas de las partes. Normalmente se hace mención a: la experiencia del licenciante, las razones por las que las partes se han sentado a una mesa de negociaciones, la relación previa (si la hubiera),  la situación de los derechos de Propiedad  Industrial  objetos de la licencia así como los propósitos de las partes que en la concertación del acuerdo.
6. Definiciones: Deberán reflejarse con la mayor precisión posible los intereses de las partes a través del significado de los términos más utilizados en el acuerdo, a fin de evitar ambigüedades en la interpretación de las expresiones claves, a causa de las diferencias idiomáticas y culturales.
7. Notificaciones: Se establecerán después de las cláusulas sustantivas. Contiene los datos generales de la persona (natural o jurídica) a la que se le entregarán las notificaciones así como el momento que se considerará notificada.
8. Solución de controversias: A pesar de que las partes puedan tener las mejores relaciones, deben convenir la forma en que se resolverán las discordias que puedan ocurrir. Generalmente se puede hacer a través de un experto independiente, un árbitro o a través del procedimiento judicial.
9. Apéndices y repertorios: Describen con precisión las aplicaciones de los derechos de Propiedad Industrial objeto de la licencia con vistas a servir como fuente de información para la solución de posibles controversias entre las partes. Pueden ser incluidos como parte integrante en el acuerdo o quedar fuera para las modificaciones.

2.2 Cláusulas sustantivas

Algunas de las cláusulas sustantivas que resultan comunes para los acuerdos de licencias, independientemente de la modalidad de Propiedad Industrial de que se trate, son las siguientes:

a) Especificación del territorio para el que se autoriza el ejercicio de los derechos:

Cuando se otorga una licencia por parte del titular de un derecho de Propiedad Industrial debidamente reconocido, casi siempre está motivado por la incapacidad  del licenciante para abastecer los nichos de mercado aún insatisfechos. De ahí que generalmente el área autorizada al licenciatario sea aquella que el licenciante no ha podido cubrir.

b) Carácter exclusivo de la licencia:

Las  licencias de Propiedad Industrial deben contener dentro de sus cláusulas disposiciones relativas a su carácter, en calidad de exclusiva, no exclusiva o única para el territorio acordado. La situación jurídica de estas cláusulas debe tratarse con sumo cuidado, especialmente por la vinculación que tienen con el área jurisdiccional de la autoridad estatal  que reconoce los derechos de Propiedad Industrial.

En el caso de las licencias de know-how no resulta práctico utilizar las leyes de Propiedad Industrial para limitar el territorio de su utilización, o el de venta del producto resultante. Son más utilizadas las disposiciones contractuales, las leyes de competencia desleal o las relativas a los secretos comerciales para determinar las infracciones cometidas  por la revelación de la información suministrada, si dichas infracciones se realizan  bajo la jurisdicción de las citadas leyes, sin embargo la solicitud de la tutela jurídica con el objetivo de aplicar esas leyes al producto resultante, casi siempre es rechazada.

c) Remuneración:

Diversos son los factores que influyen en la determinación de la remuneración a pagar por el licenciatario, como pueden ser la zona geográfica donde serán ejercidos los derechos, la exclusividad, la naturaleza de los derechos concedidos y la duración de los beneficios previstos.

El pago se puede efectuar de una sola vez (suma global), mediante pagos sucesivos que comprenden las regalías (royalties), o la combinación de ambos[11].

El pago global consiste en una cantidad fijada previamente que puede ser satisfecha de una sola vez o mediante pagos parciales. Es común que se utilice en aquellos acuerdos en los que el licenciante no se compromete a  asistir al licenciatario continuamente. Esta forma de pago representa un ingreso garantizado para el licenciante y disminuye sus posibilidades de riesgo, mientras que para el licenciatario puede acarrear grandes dificultades, toda vez que la financiación se realiza antes de la explotación de los derechos conferidos.

Las regalías consisten en pagos sucesivos cuyo importe será determinado teniendo en cuenta la utilización real  del objeto licenciado o por los resultados económicos provenientes de su utilización. Constituye la forma de pago que más se utiliza en las relaciones comerciales que impliquen acuerdos de licencias de Propiedad Industrial.

Para determinar el importe  de las regalías se utilizan diferentes bases de cálculo, dentro de las cuales se encuentran:

• La producción: El importe periódico a pagar se  fija teniendo en cuenta el número de unidades de productos fabricados o por su unidad de medida, como pudieran ser, entre otras, volumen o peso.
• El costo: Las regalías también se pueden fijar sobre el costo de producción, aunque no es común que se realice por lo protegida que se encuentra esa información en la mayoría de las empresas.
• Las ventas: Se pueden fijar las regalías sobre un porciento del precio de venta bruto o neto.  El más utilizado es el precio de venta neto, pues de utilizarse el precio bruto se pueden incluir otros bienes intermedios que no tiene relación con el objeto de la licencia.
• Los beneficios: En este caso se condiciona el pago a la obtención de beneficios. A través de la forma combinada generalmente el licenciante acepta como entrada una suma global previamente fijada, ya sea por revelar alguna información secreta  o por las futuras revelaciones. Posteriormente cuando se comience a utilizar la invención, la marca, cualquier otra modalidad de Propiedad Industrial o el know-how, se procede a satisfacer el monto de las regalías fijadas.

La estrategia consiste en elegir un modo de pago  simple que reduzca los gastos administrativos y fiscales, adaptados a las circunstancias, objetos y objetivos del acuerdo de licencia.

d) Derecho a otorgar sublicencias.

El licenciante tiene que dejar bien claro si le interesa autorizar al licenciatario a que otorgue licencias a terceros para que puedan ejercer los derechos de Propiedad Industrial de los cuales es titular.  En caso positivo, debe tener seguridad de que el nuevo licenciatario cumplirá con las cláusulas de confidencialidad (si las hubiere), mantendrá los estándares de producción y calidad requeridos, así como otras cuestiones que igualmente inciden en el prestigio e imagen del licenciante y su afectación para el cobro de las regalías.

Estas cláusulas autorizantes suelen encontrarse dirigidas solamente a aquellos interesados que se hallen domiciliados o tengan un establecimiento mercantil serio en el mismo país del licenciante, aunque nada prohibe lo contrario.

d) No impugnación de los derechos concedidos:

Estas cláusulas se encuentran prohibidas por la mayoría de las legislaciones, toda vez que provocan un estado de indefensión para el licenciatario. Incluir una cláusula de este tipo equivale a que el licenciatario renuncia a toda posibilidad de impugnar la validez de la titularidad del licenciante sobre los derechos objetos de la licencia y  acepta, por tanto, que el licenciante posee derechos exclusivos en el territorio donde se celebra el acuerdo o donde surtirá efectos.

Bibliografía

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• Bittan Obadía, David. Importaciones paralelas: ¿un problema de marcas o comercial? / David Bittan Obadía. — http://mooretool.com/ s.l, 2000.
  Cáceres Barraza, César Augusto. Aspectos legales de la licencia de tecnología. Perú.
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• ——–  Decreto-Ley 203: De marcas y otros signos distintivos, de 24 de dic. de 1999 (G. O. Ext. # 3 de 2 de mayo de 2001). —  20 p.
• ——– Reglamento del Decreto-Ley 203: De marcas y otros signos distintivos, de 24 de dic. de 1999, (G. O. Ord. # 48 de 24 de mayo de 2000).– p 1011- 1019
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• Wolff, Arthur. The Industrial Property Aspects of Licensing and Franchising Agreements / Arthur Wolff.  — Orientation Seminar on General Aspects of Industrial Property. / Geneva, sept. 5 to 8, 1989. (WIPO.ISIP/89/4). –31 p.

[1] La mayoría de ellos se encuentran domiciliados en los países desarrollados, eligiendo a Estados Unidos en primer lugar. Conózcase que estos países son titulares de mas del 95 % de las patentes que se otorgan a escala mundial.

[2] Entiéndase como tales activos las diferentes modalidades que integran la Propiedad Industrial , así como los derechos que recaen sobre cada una de ellas, además de la información no divulgada o Know-How como también se le denomina.

[3] Cuba sigue este criterio y así  aparece recogido en el artículo 84 del D-L 203/99 para las marcas y otros signos distintivos, y en el artículo 66 del D-L 68/83 para las  invenciones descubrimientos científicos y modelos industriales.

[4]  Ver artículos 68 y 70 del  D-L 68/83.

[5] Téngase en cuenta que la descripción del know-how resulta fundamental para ambas partes, de esa forma el licenciatario no aceptará información  que resulte improcedente para el alcance de los objetivos del contrato y el licenciante no revelará informaciones secretas más allá de las que debió comunicar.

[6] No se puede olvidar que los derechos exclusivos de fabricar,  utilizar, vender, importar y exportar  son independientes y el licenciante puede concederlos indistintamente si así lo considera.

 [7] Wolff, Arthur. The Industrial Property Aspects of Licensing and Franchising Agreements / Arthur. Wolff.  — Orientation Seminar on General Aspects of Industrial Property. / Geneva, sept. 5 to 8, 1989. (WIPO.ISIP/89/4). — p. 21

[8] Lara Díaz, Emilia. Comercialización  y valuación de activos intangibles de Propiedad Industrial / Emilia. Lara Díaz. — Academia de la OMPI sobre Propiedad Industrial. / La Habana, 17 a 21 de abril de 2000. OMPI/ACAD/HAV/00/10(ii). — p. 8

[9] ¿Qué es el franchising? .

[10] El franquiciante aporta su marca, paquete tecnológico y  know-how, mientras que el franquiciado aporta la inversión el  capital humano.

[11]  Es importante que antes de fijar las tasas de regalía o la suma global el licenciante haya valorado el intangible correctamente, para determinar así el importe a satisfacer por el licenciatario.