Las prohibiciones de registro de las marcas constituyen una exigencia legal establecida en pos de que el signo satisfaga la función distintiva consustancial a las marcas

Autor: Mcs. Maria Antonia Hevia Román y Lic. Lorely Pérez Vega

Posicionamiento y marcas

31-08-2009

La marca es el signo distintivo por excelencia, y la mayoría de las prohibiciones legales al registro tiene por misión garantizar ese elemento de distintividad tan esencial de ellas: distinguir sus productos o servicios de los de la competencia.

Como signo distintivo representa en la mente del consumidor información relativa al origen empresarial y a la calidad de los productos o servicios.

El presente trabajo tiene como objetivo comentar algunas de las prohibiciones contenidas en el ordenamiento jurídico cubano, fundamentalmente en aquellos apartados que merecen de una análisis mas detallado a los efectos de realzar su existencia y objetivo, que no es mas que garantizar conservar la función esencial de las marcas.

Desarrollo

En el ordenamiento jurídico cubano, como en la mayoría de las legislaciones, las prohibiciones al registro de las marcas se dividen en y relativas según se trate de una falta de distintividad intrínseca o de una falta de distintividad extrínseca.

La ausencia o carencia de distintividad intrínseca implica que la marca presenta un problema que impide su registro, parte de requisitos que debe cumplir en relación a sus características esenciales: idoneidad y licitud. Su fundamento legal se plantea en la necesidad de proteger intereses generales o públicos y evitar que la concesión de marca se convierta en una ventaja competitiva para el titular de la marca que dificulte a sus competidores el acceso al mercado.

Algunas de las prohibiciones absolutas.

Entre éstas causales encontramos:

a. Insuficiente aptitud distintiva, como es el caso de los signos extremadamente banales o excesivamente complejos. La simplicidad de los signos banales impide apropiarse de lo que constituyen elementos básicos para formar signos, ej.: una línea, un círculo. Los complejos no pueden ser retenidos por los consumidores, por tanto no pueden funcionar como marca. Esta falta de distintividad se produce en relación a cualquier tipo de productos, lo que no sucede con las prohibiciones de signos genéricos, usuales y descriptivos. Es la primera de las prohibiciones que es regulan en nuestro D-L 203, artículo 16 inciso a-): “no puede registrarse como marca un signo que carezca de suficiente aptitud distintiva con respecto al o a los productos o servicios a los cuales se aplique”. De dicha formulación se deduce la regulación de una carencia de capacidad distintiva en un sentido concreto, o sea, respecto a los productos para los que se solicita la marca, aunque deja en el ámbito subjetivo del examinador la fundamentación sobre la suficiencia de la distinción en la imagen que ofrece el signo.

Siempre deberá considerarse en el examen sustantivo de un signo, el punto de vista del consumidor de los correspondientes productos o servicios.

La marca es una señal que se aplica a un producto o servicio que va a ser colocado a disposición en el comercio y que se destina a ser comprado por el público consumidor por cualquier vía. Sin embargo, fruto del desarrollo de las tecnologías, el consumidor dispone cada vez mas de variadas opciones y cada vez esta mejor informado, por lo que para alcanzar una marca fuerte es importante el papel que desempeña el consumidor, debiendo existir entre ambos una conexión que convenza al ultimo de que en el mercado no hay otra igual. Es por eso que para determinar si un signo posee carácter distintivo deberá determinarse si desde la perspectiva del consumidor es apto para diferenciar los productos o servicios de un empresario de los de otro.

Las valoraciones doctrinales que sobre el tema se han expuesto, coinciden en que un signo está dotado de carácter distintivo cuando posee unas características que lo hacen apto para cumplir las funciones esenciales de toda marca y, en particular, transmitir información a los consumidores sobre el origen empresarial de los productos o servicios correspondientes.

De esta misma relación se deduce además que, para apreciar el carácter distintivo de un singo, deberá tenerse en cuenta el tipo de productos o servicios que se pretende identificar con el mismo.

b. Signos genéricos, usuales o descriptivos, que responden a las pregunta ¿qué es? y ¿cómo es?, son considerados por su propia esencia signos carentes de carácter distintivo, lo que se fundamenta, el primero en que sería absolutamente inaceptable monopolizar un elemento que debe estar a la libre disposición de todos, sin perjuicio de que para otros productos pueda ser un signo perfectamente válido. Los signos usuales son los que se convierten en habituales por el lenguaje común o por las costumbres del comercio para designar los correspondientes productos o servicios.

El tercero, puesto que informa acerca de características, cualidades u otras propiedades del producto, no puede servir para indicar el origen empresarial e igualmente debe quedar disponible para empresarios y competidores. Este carácter descriptivo debe valorarse en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro del signo tomando como referencia la percepción del público consumidor destinatario de esos productos o servicios.

Se trata en todos los casos, de que el público perciba la marca como indicadora del origen empresarial, no como simple información sobre el producto. Son las causales de prohibición de los incisos b-), c-) y d-) del artículo 16.1 del D-L 203/99.

También resulta irrelevante el hecho de que se utilicen sinónimos para designar las mismas características de los productos o servicios mencionados en una solicitud, ya que no es ese posible “único modo” de designar las características de los productos o servicios, sino que baste que tales términos puedan utilizarse con tales fines descriptivos. En igual status se encuentran aquellos otros signos o denominaciones que no sean de uso en el lenguaje corriente o no se encuentren en el diccionario. Por otra parte, se considera además descriptiva de las características de los productos o servicios, la marca constituida por neologismos o una palabra compuesta de elementos que individualmente considerados sean descriptivos de tales productos o servicios.

Particularmente, el inciso c-) que prohíbe los signos descriptivos o calificativo de las características de un producto, también incluye la prohibición de registrar como marca expresiones laudatorias. Las expresiones laudatorias tienen en realidad un significado genérico cuyo objetivo es resaltar de manera indeterminada la naturaleza, función, la calidad o una de las cualidades de cualquier producto o servicio, es decir, que ponderan (bien directa o indirectamente) la excelencia de los mismos. Para ilustrar mejor esta explicación podemos mencionar los siguientes: “TOP”, “LEADER PRICE”, “ULTRA PLUS”. Estos signos no permiten al consumidor imaginar a qué tipo de producto o de servicio se vincula, además, a causa de su utilización habitual en el lenguaje corriente y en el comercio, no podría considerarse apto para determinar el origen empresarial o comercial de los productos que designaría, ni por lo tanto, cumplir las función esencial de la marca.

c. Un color por sí solo, atenta también contra la función distintiva de las marcas, aunque sobre el tema son distintas las posiciones doctrinales, jurisprudenciales y legales. En nuestra legislación es causal expresa de prohibición absoluta, conforme al inciso g-) del D-L 203/99. Más que todo se fundamenta en la desventaja competitiva que traería al comercio si se concediera un monopolio en exclusiva para la utilización de un color, pudiendo bloquear el libre acceso de otros signos al mercado . No obstante, el color delimitado por una forma determinada y las combinaciones de colores sí pueden constituir marcas.

Fernández Novoa es partidario del carácter registrable de la combinación de colores fundamentando su opinión en cuanto a que los mismos no están delimitados. Al respecto, no obstante, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas señala que: “aún cuando una combinación de colores cumpla los requisitos para poder constituir una marca, la Oficina debe también examinar si la combinación de que se trata reúne los demás requisitos exigidos, en particular, el carácter distintivo, para poder ser inscrita como marca para los productos o servicios de la empresa que solicita el citado registro”, declaración que evidencia la supremacía del requisito de distintividad a tener en cuenta en el examen de la marca, aún cuando la forma en que se presenta el signo, no esté contenida expresamente dentro de una causal de prohibición.

d. Los signos que indican la procedencia geográfica (conforme al inciso m-) del artículo 16.1 del D-L 203/99), ya que la función distintiva está encaminada al origen empresarial, no al lugar de procedencia, que se protege de otra forma con otro sentido. Existen partidarios de la idea de que la ley no se opone al registro de nombres geográficos que son desconocidos en los sectores interesados o que al menos, lo son como designación de un lugar geográfico, ni tampoco de los nombres para los que debido a las características del lugar designado, no es probable que los sectores interesados puedan pensar que la categoría de productos o servicios considerada procede de dicho lugar o haya sido concebida en él. Por tanto, aquí volvemos a la consideración de la relación existente los productos o servicios y el consumidor pertinente, o sea, en cuanto a la comprensión que éste haga del signo. De todas formas hay que probar que el nombre geográfico es conocido por los sectores interesados como designación de un lugar. Es necesario que éste nombre presente actualmente para ellos, un vínculo con la categoría de productos o servicios considerada, o que sea razonable contar con que para dichos sectores, pueda designar la procedencia geográfica de ésta categoría de productos o servicios.

e. Los signos contrarios al orden público. Esta prohibición está prevista en el inciso L-) del artículo 16.1 del D-L 203/99. Para determinar si una marca es contraria al orden público o a las buenas costumbres, debe examinarse la marca en sí misma, a saber, el signo en relación con los productos o servicios tal y como figuran en el registro de la marca. Esta prohibición se refiere, por tanto, a las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no a circunstancias relativas al comportamiento de la persona del solicitante.

Las prohibiciones relativas.

Son supuestos en los que el signo en si es susceptible de protección pero derechos anteriores de terceros hacen que el signo no esté disponible.

Hablamos de falta de distintividad extrínseca, de signos que poseen distintividad per se, pero que adolecen de una aptitud distintiva específica por no estar disponibles. Estas prohibiciones motivan las oposiciones y pueden ser subsanadas o evitadas en virtud de autorización expresa del tercero titular del derecho anterior. Dentro de las prohibiciones contenidas en el artículo 17.1 del D-L 203/99, nos llama la atención y nos resulta de interés comentar las mismas se establecen cuando con el registro de una marca cuando con el mismo se afectaría un derecho anterior de un tercero por existir un riesgo de confusión o de asociación.

Nos resulta válido comentar que existe un riesgo de confusión cuando el público puede creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa, o en su caso, de empresas vinculadas económicamente. La similitud o identidad de signos y la similitud o identidad de productos o servicios designados con ellos son requisitos acumulativos del riesgo de confusión, por lo que si los signos en conflicto son totalmente diferentes, es posible en principio, sin examen de los productos de que se trata, considerar que no existe riesgo de confusión. Un riesgo de confusión presupone identidad o similitud entre los productos o servicios, por lo que aunque exista identidad entre el signo solicitado y una marca, cuyo carácter distintivo es especialmente fuerte, será necesario determinar la existencia de similitud entre los productos o servicios designados por las marcas en conflicto.

Por otro lado, no es necesario constatar la existencia de una efectiva confusión, sino que es suficiente que exista un riesgo de confusión.

El riesgo de confusión en cuanto al origen comercial de los productos o servicios debe apreciarse de forma global, según la percepción que el público relevante tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trata y teniendo en cuanta los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados.

Pero además ésta percepción global, como introducimos, implica una cierta interdependencia. Así, un escaso grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Pese al escaso grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando la similitud entre las marcas es grande y el carácter distintivo de la marca anterior es fuerte, puede existir riesgo de confusión, y a mayor carácter distintivo del signo anterior, mayor riesgo de confusión.

CONCLUSIONES

Las prohibiciones de registro de las marcas constituyen una exigencia legal establecida en pos de que el signo satisfaga la función distintiva consustancial a las marcas, y tal es así que podemos encontrarnos dentro de causales de prohibición absoluta y sin embargo, previa determinación de la distintividad que el signo ofrece, proceder a la concesión de la solicitud de registro, porque la aptitud diferenciadora es el requisito objetivo de carácter material y fundamental para que se pueda conceder protección legal a la marca. Aunque una marca consista en una combinación de varios elementos que aisladamente considerados carezcan de carácter distintivo, dicha marca, considerada como conjunto, podría estar provista de carácter distintivo, y lo importante, también es, determinar como entienden el signo los consumidores nacionales. Es importante tener en cuenta además que la valoración debe producirse en un momento determinado, en la fecha de solicitud o de prioridad de la marca, porque también influyen las peculiaridades en ese momento que tenga el sector del mercado.

La apreciación de las prohibiciones debe matizarse en función de los productos y servicios pues un signo puede ser genérico para algunos productos y perfectamente válidos para otros, todo está en que el mismo cuenta con la aptitud necesaria e imprescindible para diferenciar, y sea él mismo capaz de vencer ese filtro o instrumento proteccionista del mercado que constituyen las exigencias legales, matizadas en los ordenamientos jurídicos como prohibiciones al registro.

BIBLIOGRAFIA

1. Decreto Ley No. 203/99 “De las marcas y otros signos distintivos”.

Mcs. Maria Antonia Hevia Román

Abogada del Bufete Internacional.

maryarrobabufeteinternacional.cu

Lic. Lorely Pérez Vega

Especialista en marcas, CUBAEXPORT.

lorelysarrobacexport.mincex.cu

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