El derecho de marcas: naturaleza jurídica y objeto de regulación

Autor: Mcs. Maria Antonia Hevia Román y Lic. Lorely Pérez Vega

Posicionamiento y marcas

31-08-2009

Definir la marca dentro del cuerpo legal que regule la protección de los derechos de propiedad industrial, constituye una herramienta valiosa tanto para los actores del comercio, como para los examinadores de marca y los que intervienen en la solución de conflictos, para contribuir a la certeza en la determinación de cuales signos pueden representar y constituir una marca.

En el proceso de su construcción jurídica, el derecho de marcas fue desarrollado vastamente por dos corrientes doctrinales. La primera que encuadraba al mismo dentro de un derecho a la personalidad; la segunda encuadrándola dentro de los derechos sobre bienes inmateriales. Definir el objeto regulación jurídica del derecho de marcas nos llevaría por el camino de la segunda corriente doctrinal, la que alcanzo su mayor esplendor en la primera mitad del siglo XIX, incorporándose desde éste punto de vista, en todas las legislaciones de propiedad intelectual.

El presente trabajo tiene por objeto comentar las teorías desarrolladas por la doctrina en cuanto a la naturaleza jurídica de la marca, su definición legal y evolución en el ordenamiento jurídico cubano.

Desarrollo

Naturaleza Jurídica de la marca

Inicialmente la marca como derecho subjetivo desarrollado por la doctrina, fundamentalmente la alemana, en dos planos: como un derecho de la personalidad y como un derecho sobre bienes inmateriales.

En la primera de las vertientes se consideraba considerada la marca como un derecho de la personalidad, se afianza la vinculación entre el signo y su titular, como si fuera una relación jurídico personal, no pudiendo ser en consecuencia trasmisible ya que la marca como rasgo característico de la persona es inseparable de ella, salvo en los casos de transmisión de la empresa como excepción, por cuanto la personalidad del titular de la merca persiste en el organismo empresarial adquirido por el cesionario. Esta concepción también quedaba entroncada con el principio de la universalidad en el sentido de que el derecho de marcas tenia un ámbito universal siendo aplicables las normas jurídicas del Estado donde la marca tiene su origen, a todos los demás estados.

Este principio nacido en el seno de la doctrina alemana vio la luz por vez primera en 1886 y fue aplicada por el Tribunal Supremo del Reich hasta la década del ’20, periodo en que comienza a tomar fuerza el carácter de bien inmaterial de la marca.

La concepción de la marca un derecho sobre bienes inmateriales fue desarrollada por la doctrina en el sentido de una vinculación mucho mas débil entre el titular de la marca y los productos distinguidos por ésta, que se enlaza con el principio de territorialidad o nacionalidad de la marca a tono con la soberanía de cada Estado, y es además trasmisible a terceros.

Cuestiones previas sobre la marca. Definición legal de Marca.

Para ofrecer de forma general lo que se entiende por marca podemos decir que marca es un signo o conjunto de signos susceptibles de representación gráfica, que incluye palabras, nombres de personas, dibujos, letras, números, sonidos, la forma del producto o de su respectivo paquete siempre que sea adecuada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Las marcas están clasificadas en dos tipos básicos: marcas de productos y marcas de servicios. Pero, más allá de esta referencia con orientación jurídica, destaca su conceptualización en el ámbito mercantil: un signo adoptado y utilizado por el fabricante o comerciante para identificar su producto o servicio y distinguirlo de lo fabricado o vendido por la competencia.

Se dice que los productos son mudos y que la marca es quien habla. Si bien las marcas implican productos, no todos los productos son marcas. Un producto es algo que a veces se compra, mientras que una marca es algo que siempre se escoge. Un producto es tan sólo un bien que es producido en una fábrica, laboratorio, etc, mientras que una marca es una idea construida en la mente del consumidor, es lo que hace la unión entre la empresa, el producto y su consumidor. Existen factores que influyen en la decisión de compra de un producto o servicio, pero la marca es el mas fuerte de todos. Los valores que la marca es capaz de trasmitir, es siempre una referencia para el consumidor, y será cada vez mas importante según se haga conocida y consiga transportar ella misma, ese conjunto de valores a lo largo del tiempo. Pero para alcanzar la notoriedad y el éxito, hay que estar consciente de que se trata de un proceso de mucha creatividad, empeño e inversión por parte del empresario, y por supuesto, no debe olvidarse su protección legal como parte integrante y esencial de ese proceso.

La mayoría de las legislaciones actuales ofrecen un concepto legal de marca en sentido amplio, no sujeto a numerus clausus aquellos signos que pueden constituir marcas, siempre que tengan una aptitud diferenciadora y sean susceptibles de representación gráfica. Y, a manera ejemplificativa citan las marcas tradicionales y las marcas o signos modernos en el sentido de su reciente reconocimiento legal y jurisprudencial. Así, tenemos las denominativas, las gráficas, las mixtas, las tridimensionales, las sonoras , las olfativas , las gustativas y las marcas táctiles.

Las marcas sonoras y olfativas dentro de las marcas modernas.

En las marcas sonoras, además del requisito de representación gráfica a través de notas musicales o de un fonograma se le exige una versión sonora. La doctrina alemana particularmente señala que la diferencia entre la marca denominativa y la marca sonora estriba en que esta última no es un signo perteneciente al lenguaje.

Las marcas olfativas: son aquellas percibidas por el sentido del olfato. La cuestión problemática en torno a este tipo de signos radica en la posibilidad de cumplir con el principio de representación grafica, ya que de hacerlo, tendría la posibilidad de ser registrado como marca. Sin embargo, a pesar se los argumentos expuestos por los solicitantes de este tipo de signos por medio de elementos descriptivos , figurativos o bien a través de la combinación de una descripción y de una imagen, las aplicaciones no han fructificado y han sido rechazada por los tribunales.

Entre los defectos planteados entrono a su identificación mediante elementos descriptivos, encontramos la ausencia de un código internacional para los olores, que sí existe en el caso de los colores, aspecto este que impide clasificar mediante una denominación un signo olfativo de forma inequívoca.

Sobre la cuestión de la representación gráfica de la marca olfativa mediante elementos figurativos, no resulta admisible el producto del cual dicho olor se desprende y por tanto tampoco lo es una formula química de la sustancia de laque se desprende el olor.

En cuanto a la combinación de medios de representación que no cumplen por sí mismos los requisitos de representación gráfica, la jurisprudencia deduce que esa combinación no puede cumplir con dicho requisito y que al menos es necesario que alguno de los elementos de la representación cumpla todos los requisitos.

Antecedentes legislativos en Cuba.

La Ley de Marcas, publicada en la Gaceta de La Habana de 4 de Octubre de 1884, primera ley en la materia considerada genuinamente cubana en esta rama, contemplaba 53 artículos agrupados en 9 títulos y definía en su Art. 1º como marca: “son marcas de fábrica, de comercio, de agricultura y de cualquier otra industria, los nombres de fabricantes, comerciantes, agricultores, industriales de todas clases o compañía formada por los mismos, las denominaciones, emblemas, escudos , grabados, viñetas, marcas, timbres, sellos, relieves, letras, cifras, sobres, envolturas o signos, cualquiera que sea su forma, que sirva para que el fabricante, comerciante o agricultor, industrial de cualquier clase o compañía por ellos formada, pueda señalar sus productos o mercancías, con el objeto de que el público los conozca y distinga sin confundirlas con otros”.

A posteriori, durante los años siguientes de época colonial y principios de la neo colonia, se sucedieron una serie de Circulares, Reales Ordenes, Ordenes Militares, Decretos Presidenciales y Resoluciones dictadas, hacían modificaciones de procedimiento o adjetivas y no de índole sustantivas hasta la promulgación del Decreto Ley 805 Ley de Propiedad Industrial de 1936 que fue la primera legislaron autóctona en esta materia, y que definía en su artículo 95 ¨Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma destinado a señalar o distinguir de sus similares, los productos de la industria, el comercio, la agricultura y el trabajo¨; exponiendo en su articulo 94 una relación numerativa y no limitativa de los signos que pueden constituir marcas y en su articulo 95 nueve incisos que relacionan aquellos no aptos para ser registrables, entre otros artículos (101,102,103,104,106).

Este precedente legislativo exquisitamente redactado para su época por su claridad y extensión en la concepción legal de marca, constituye la base de la construcción jurídica asentada en el Decreto Ley 68/83 en su artículo 34 que ¨marca es todo signo, palabra, nombre o medio materia, cualquiera que sea su clase, su forma y su color, que identifique y distinga productos o servicios de otros de su misma clase¨. En este documento no establece cuales signos pueden constituir marcas, con dejando abierto el concepto general plasmado en el articulo 34, y deja sentado en numerus clausus los signos que no podrán registrarse como marca, dejando abierta cierta inseguridad para el solicitante en su labor de configuración certera de un signo válido.

Actualidad

Por el contrario, el actual Decreto Ley 203/99, lo plasmó a la inversa, en lo que puede llamarse un sistema intermedio, que luego de fijar el concepto general establece el catálogo de signos que pueden ser registrables para ofrecer una mayor seguridad jurídica para la denominación de una marca, y constituir una mayor garantía para su aceptación post-examen y obtención de derechos monopólicos en la explotación del producto o del servicio que distingue.

Debe tenerse en cuenta que este cuerpo legal se promulga en una etapa en que Cuba es de reciente incorporación a la OMC (20 de abril de 1995) y por tanto debe adecuarse a los Acuerdos del mismo, particularmente a aquel relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) , para continuar marchando en la avanzada con el entorno mundial desde su ubicación geográfica y su condición de país menos desarrollado , aunque nuestro Decreto Ley no incluyó el término “perceptible” estableciendo una concepción más amplia de marca al conferir capacidad registral a los SONIDOS Y OLORES, pese a la vigente ausencia de su implementación práctica.

Sí incluyó la frase “o combinación de signos” introducido por los ADPIC, dejando atrás aquellos términos equívocos introducidos por el D-L 68/83 tales como “marca es todo….medio material, cualquiera que sea su clase…”, por cuanto la marca es un bien inmaterial y no es ella la que se clasifica, sino los productos o los servicios (para los cuales existen 34 y 11 clases respectivamente). Este concepto supera al establecido en la legislación anterior, en tanto elimina el error técnico contenido en aquella y armoniza con la naturaleza de la marca como bien inmaterial.

Mientras en la Ley anterior se exigía la distinción dentro de la misma clase (la que también podía interpretarse como ramo), la nueva regulación exige la distinción de los semejantes, independiente de la clase del Nomenclador Oficial en la que se ubiquen los productos o servicios, que tan sólo es orientativo.

La norma vigente complementa la definición amplia, en principio, de la marca, con una enunciación de los posibles signos en su Artículo 3 (el término “puede” indica que no se trata de una enumeración bajo un numerus clausus), que tiene como significativo el comprender algunas marcas no convencionales expresamente, aunque la ley anterior no parecía excluirlas (“marca es todo signo... cualquiera que sea su clase...”).

Ambas leyes dan un relieve de la función económica principal que satisfacen las marcas: la función distintiva.

Por otra parte, establece que el signo debe ser susceptible de Representación Gráfica, como requisito formal de la solicitud a los efectos de su examen, publicación y consulta pública, introduce el D-L 203/99, la regulación jurídica de las marcas tridimensionales, colectivas y notorias. Vale destacar también que las previsiones contenidas en los artículos 7 del Convenio de Paris y 15.4 de los ADPIC no estuvieron incorporadas a al D-L 203/99.

Siguiendo las pautas de nuestro Sistema Nacional de Propiedad Industrial, resulta indispensable adquirir una cultura adecuada sobre los requisitos exigidos para la protección legal de las marcas conforme la legislación vigente, pues en el diseño de su denominación deben estar presentes dichos requisitos, de lo contrario, desde su nacimiento estaría viciada de alguna de las causales de prohibiciones absolutas o relativas, creando al unísono una auto-barrera para su protección.

De cualquier forma, considerando las anteriores referencias, el legislador al ofrecer el concepto legal de marca, es claro en que la misma se constituye por un signo o combinación de signos asociado a un producto o servicio, sin el cual no tiene vida, necesario para complementar su personalidad, y cuya esencia y carácter definitorio radica en su capacidad distintiva: distinguir ese producto o servicios de sus similares en el mercado, prescindiendo de elementos como novedad y originalidad, dando al traste, como afluentes, a las demás funciones de garantía de la calidad, de identificación del origen de los bienes y servicios, función publicitaria, competitiva y de protección al titular de la marca. Se observa también una concepción amplia de los tipos de signos, y rige la regla de la especialidad.

Elementos que componen la definición legal.

Dentro de los elementos que componen la definición legal observamos: un elemento subjetivo, un elemento objetivo y un elemento funcional. Del primero, comentamos que una marca puede ser solicitada por cualquier sujeto, sea empresario o no, toda vez que la conexión entre la marca y el comercio es necesaria únicamente en el aspecto funcional, no en la titularidad . El Decreto-Ley 203 en su Artículo 7 apartado 1, otorga la facultad de solicitar el registro de marcas a todas las personas naturales y jurídicas, con la sola exigencia de poseer capacidad jurídica plena, sin referencia alguna al carácter mercantil de la actividad que realicen estos potenciales titulares. El segundo elemento viene dado por el hecho de que a pesar de ser un bien inmaterial, requiere de un soporte material, que no es mas que su representación gráfica a los efectos fundamentalmente del uso (y por supuesto, del examen sustantivo). La funcionalidad viene dada por los intereses que protege la marca: al titular, al consumidor y al mercado, por lo que ella viene a desempeñar una función indicadora del origen empresarial, distintiva de los productos, indicadora de la calidad, condensadora del good will, y una función publicitaria.

Conclusiones

A la luz del siglo XIX quedó definido por la doctrina, la jurisprudencia y las legislaciones sobre propiedad intelectual, que la marca constituye un bien inmaterial, no tangible, conceptualizado jurídicamente mediante su elemento subjetivo, objetivo y funcional, cuyo registro confiere al titular derechos exclusivos sobre ella y los productos que la corporifican y distinguen. La marca, lo será no sólo con motivo del registro del signo, sino una vez que se configure la asociación triangulada entre el signo, el producto y el consumir que la selecciona confiado en una calidad determinada de un producto, o servicio o en la preferencia de un origen empresarial. Hoy día incluso se reconocen el registro marcas olfativas y sonoras, pero para que ella pueda ser aceptada, al igual que todos los demás signos, deben cumplir con el requisito de la representación grafica de firma inequívoca y consecuente con la clasificación del signo cuyo registro ha sido solicitado, de lo contrario, será rechada. El ordenamiento jurídico cubano, a seguido muy de cerca lo relativo a la naturaleza jurídica de la marca y su conceptualización en la ley, quedando en este sentido a la altura de los ordenamientos jurídicos de alcance internacional.

Bibliografía

1. Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.

2. Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de las CEE.

3. FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid/Barcelona 2001.

Mcs. Maria Antonia Hevia Román

Abogada del Bufete Internacional.

maryarrobabufeteinternacional.cu

Lic. Lorely Pérez Vega

Especialista en marcas, CUBAEXPORT.

lorelysarrobacexport.mincex.cu

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