La doctrina del secondary meaning, su influencia en los sistemas constitutivos de derechos marcarios

Autor: Lic. Javier Romero Calero y Lic. Sariel Hernández González

Estrategia de productos y servicios

02-06-2009

El presente trabajo aborda, teniendo como referencia la legislación cubana, la esencia de la doctrina del secondary meaning o distintividad sobrevenida, así como, su influencia en el sistema constitutivo de derecho marcario, considerándose acertado el hecho de que el legislador nacional prevea en el articulado del decreto Ley 203 de marcas y otros signos distintivos de 2000, que dos de las prohibiciones absolutas establecidas en dicho cuerpo legal puedan ser convalidadas, por adquirir el signo, que ad initio fue denegado, aptitud distintiva con relación a los productos o servicios a los que se destina dado el uso de éste en el comercio, sin que esto entre en contradicción con el sistema constitutivo de adquisición de derechos que prevalece en el ordenamiento jurídico nacional.

INTRODUCCIÓN

La economía mundial se comporta de tal forma que la propia incertidumbre del mercado nos demuestra que capacidad productiva no llega a convertirse en ventaja competitiva, por lo que existen una serie de factores que conjugados coadyuvan a que un producto pueda llegar al mercado con cierta fortaleza que le permita elevar su nivel de competitividad, estamos hablando, entre otras cosas, de la estrategia seguida para la comercialización de los productos o servicios a partir de la utilización de las marcas como signos distintivos.

Es evidente por tanto que aquellos empresarios que apuestan por el liderazgo en un sector determinado, buscan a toda costa posicionar su marca en la mente del consumidor a partir del nexo psicológico que relaciona al producto o servicio con el signo que lo distingue.

Ante esta realidad, y dada la propia naturaleza distintiva de las marcas como fenómeno meta-jurídico, el legislador cubano opta por reflejar en el articulado del Decreto Ley 203 de marcas y otros signos distintivos, la doctrina del secondary meaning o distintividad sobrevenida, con el propósito de convalidar dos de las prohibiciones absolutas al registro de marcas, debido a la propia distintividad que el signo ha adquirido por su uso en el mercado.

DESARROLLO

El derecho marcario establece dos sistemas básicos para adquirir derechos sobre las marcas: aquel donde el uso del signo distintivo en el mercado otorga derechos exclusivos sobre éste, siendo el registro, en este caso, meramente declarativo; y otro sistema, en el que es condición sine qua nom para que nazcan derechos sobre la marca el registro de la misma en la Oficina pertinente, ofreciendo este último mayor seguridad jurídica, a criterio del autor, si se tiene en cuenta que evita la incertidumbre de no conocer con exactitud los signos que hacen interferencia con el que se pretende usar en el tráfico mercantil, pudiendo perfectamente existir colisiones entre estos. Es válido aclarar que la legislación cubana en materia de marcas sigue el segundo de estos sistemas (constitutivo).

En países como Cuba , o los que se acogen a las directivas del Reglamento (CE) N° 40/94 deL Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la Marca Comunitaria ; por sólo citar algunos ejemplos, aunque presentan un sistema donde el registro de la marca es constitutivo de derecho, el legislador salva a aquellos signos que carecen de aptitud distintiva al momento de su registro a través del establecimiento en la legislación de la doctrina del secondary meaning o distintividad sobrevenida.

El legislador cubano, que será referencia para el análisis, en el Decreto Ley 203 de marcas y otros signos distintivos en su artículo 16.2 establece:

“No obstante lo previsto en los incisos a) y c) del apartado anterior, un signo podrá ser registrado como marca cuando la persona que solicita su registro o su causante la hubiesen estado usando en el país y por efecto de tal uso el signo ha adquirido suficiente aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

Se está hablando entonces de un signo que al momento del registro no presentaba aptitud distintiva, pero que su propio uso en el mercado hizo que el público consumidor desde el punto de vista ideológico le diera un nuevo significado que va a estar en concordancia con la indicación, en primera instancia, del origen empresarial del producto o servicio que se distingue con éste. “Se trata del fenómeno contrario a la vulgarización de la marca”.

La doctrina del secondary meaning, aunque mantiene su esencia, queda concretada de diferentes formas según lo que establecen los distintos cuerpos legales , que regulan cuáles de las prohibiciones relacionadas con la distintividad del signo pueden ser superadas con el uso de aquel en el mercado.

Varios son los elementos a tener en cuenta por el examinador para evaluar si realmente el signo adquirió la distintividad suficiente para poder cumplir con sus funciones como marca, entre estos encontramos:

a) el uso de la marca, condición indispensable para que la prohibición sea superada dado a que la distintividad sobrevenida descansa precisamente sobre este presupuesto, existiendo discrepancias doctrinales en cuanto al análisis de la intensidad de aquel, coincidiendo el autor con la posición adoptada por el profesor Fernández Novoa quien considera que si bien es favorable el uso prolongado de una marca, no debe descartarse en modo alguno la eficacia de un uso intenso, aunque su duración sea menor.

b) La cuota de mercado que posee la marca, elemento que indica que realmente el público consumidor ha dado un nuevo significado, esta vez como marca, al signo que se pretende registrar, siendo la cuota de mercado alcanzada un indicador de peso a la hora de formar convicción en el examinador, quien debe tener la certeza de que realmente dicha cuota, es el resultado del reconocimiento por parte del público consumidor de las aptitudes distintivas del signo.

c) La importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, indicador este de que el consumidor ha recibido información suficiente por cualquier vía que refuerza el nuevo contenido ideológico del signo, constituyendo una evidencia más, en la ardua demostración de la adquisición de distintividad por parte del signo.

d) La proporción de los sectores que identifican el producto, atribuyéndole una procedencia empresarial gracias a la marca, no cabe dudas que es este un elemento determinante a la hora de decidir el examinador con relación al registro o no del signo como marca, pues una vez que este logre indicar el origen empresarial de los productos que distingue con claridad, estaría demostrando que sin duda alguna adquirió la distintividad exigida por ley, y necesaria además para que pueda cumplir sus funciones como marca sin que sea objetiva por tanto, el mantenimiento de la negativa de registro.

Son tenidos en cuenta además otros criterios que pudieran ofrecer organismos e instituciones relacionadas con el comercio, así como, sondeos efectuados a especialistas y consumidores del producto distinguido por el signo. Con relación a estos elementos se puede decir que tienen una gran interrelación partiendo siempre del uso del signo y buscando como objetivo supremo la demostración de la distintividad alcanzada.

Es atinado esclarecer además que hay una perfecta delimitación entre la distintividad sobrevenida y la notoriedad alcanzada por un signo que fue perfectamente registrado en su momento, y que debe su fama o reputación, en primer lugar, al grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público al que está destinada, gozando por ende de una protección acentuada ante cualquier riesgo de confusión que pudiera darse debido al aprovechamiento injusto que un tercero pretendiera obtener, sin que necesite siquiera estar registrada , en el país donde se dé cualquier supuesto de competencia desleal con relación a ésta, para que obtenga protección. Por su parte la doctrina del secondary meaning busca romper con una prohibición impuesta, demostrando que realmente los vicios que presentaba el signo en el momento de su solicitud, y que el ordenamiento jurídico prevé puedan ser convalidados, ya han sido superados como resultado de su uso en el comercio. Por lo que al decir del profesor español Carlos Fernández Novoa ambas doctrinas presentan marcadas diferencias funcionales.

Después de un análisis preciso del sistema constitutivo de adquisición de derechos marcarios y lo que deja sentado la doctrina de la distintividad sobrevenida o secondary meaning, pudiera darse el siguiente cuestionamiento:

¿Es la doctrina de la distintividad sobrevenida del signo contraproducente con los principios del sistema constitutivo de adquisición del derecho sobre la marca?

Respondiendo a esta interrogante, y desde el punto de vista del autor, no existe contradicción alguna entre la doctrina del secondary meaning y el sistema constitutivo de adquisición de de derechos marcarios al que se acoge la legislación cubana, pues la distintividad sobrevenida no consiste en el otorgamiento de derechos a partir del uso en el comercio del signo distintivo, sino en la convalidación , la superación de dos de las prohibiciones registrales para las marcas, cuestión que va a producir efectos jurídicos una vez que se haya efectuado el registro del signo ante la autoridad competente.

No se habla en este caso, de las facultades que emanan del sistema declarativo de adquisición de derechos marcarios, más bien, se trata de la flexibilidad que usa el legislador para no obviar una realidad meta-jurídica que la práctica comercial impone producto a la propia naturaleza de las marcas, pero sin violar el principio básico del sistema constitutivo de derecho marcario que establece que los derechos nacen precisamente con el acto administrativo del registro del signo distintivo.

CONCLUSIONES

A modo de conclusión podemos decir que el secondary meaning se sustenta sobre la base de la principal función de una marca, que es la de ser distintiva y diferenciadora de los productos o servicios para los que se haya creado, hasta el punto de indicar con claridad el origen empresarial de éstos, y desde tal perspectiva es que el legislador crea esta figura que pretende estar a tono con una realidad del mercado que ha sido capaz de superar la prohibición que impone el marco legal, pues en un primer momento se frena la intención de registrar un signo como marca cuando éste carece, al ser solicitado su registro, de aptitudes distintivas, apareciendo éstas con posterioridad gracias a estrategias relacionadas con el uso del signo en el comercio, quien va ganando espacio dentro del segmento de mercado para el cual está destinado el producto o servicio que pretende distinguir, logrando que el público consumidor le otorgue un nuevo significado al crearse un nexo psicológico que acentúa la trilogía: signo – producto – empresa productora o prestadora de servicios, llegando así, el propio signo a romper con la prohibición legal; sin que esto signifique que el reconocimiento adquirido por aquel sea capaz de generar el nacimiento de derechos a favor del empresario, cuestión obvia, si se tiene en cuenta que el sistema constitutivo de derechos marcarios establece que los derechos sólo se adquieren cuando se efectúa el registro ante la Oficina pertinente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Consejo de Estado de la República de Cuba. (2000). Decreto Ley No. 203 de Marcas y otros Signos Distintivos.

2. Fernández Novoa, C. (2001). Tratado sobre derecho de marcas. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales SA.

3. Miranda, C. (2008). Generalidades en relación con las marcas y otros signos distintivos. Conferencia. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

4. OMC. (1994). Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

5. OMPI. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

6. Vázquez D´ Alvaré, D. (2008). El nacimiento del derecho sobre la marca. Conferencia. Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

Lic. Javier Romero Calero

Licenciado en Derecho.

Instructor.

javierarrobauct.yayabo.inf.cu

Lic. Sariel Hernández González

Licenciado en Derecho.

MSc en Derecho.

Instructor.

shgarrobaciget.camaguey.cu

Centro Laboral: Delegación Provincial del CITMA, Provincia y Municipio de Sancti Spíritus, Cuba.

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