Consideraciones sobre los signos genéricos y descriptivos, su tratamiento en la legislación marcaria cubana

Autor: Lic. Javier Romero Calero y Lic. Sariel Hernández González

Estrategia de productos y servicios

02-06-2009

En este trabajo se aborda desde la óptica del legislador cubano el tratamiento legal a los signos genéricos y descriptivos, dos de las más recurridas prohibiciones absolutas esbozadas en el Decreto Ley 203, de Marcas y otros signos distintivos.

En cuestión, se realiza un análisis que demuestra lo acertado del legislador al evitar que determinados vocablos o representaciones gráficas puedan ser objetos de derechos exclusivos que impidan que terceros hagan uso efectivo y real de éstos en el tráfico mercantil poniendo a determinados competidores en desventajas con relación a aquellos que los monopolizaron a través de su registro en las Oficinas correspondientes, se trata pues, de no crear privilegios que a la larga frenen el normal y justo desarrollo del mercado.

El trabajo esboza además algunos de los elementos tenidos en cuentas por los examinadores a la hora de analizar la registrabilidad o no de un signo distintivo, así como, ejemplificaciones que hacen más entendible el tema para personas que no sean especialistas en la materia.

INTRODUCCIÓN

Las marcas, a pesar de ser un fenómeno milenario, han venido alcanzando mayor fuerza en la medida en que el propio desarrollo tecnológico ha dado al traste con un incremento en la diversificación productiva que se hace palpable en el comercio de bienes y servicios. Ante esta realidad se presentan como herramientas indispensables para el empresario, pues encierran información que es de gran importancia para el consumidor a la hora de canalizar con transparencia sus demandas, beneficiándose además, y como es obvio, el titular de la misma, dado la fama que esta puede ir adquiriendo y que repercutirá en los niveles de venta y en el interés de terceros en obtener licencias de uso sobre el signo distintivo.

Por estas razones es que la marca, entendida como todo signo o combinación de signos, que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado , se convierte en centro de atención para quienes desean conquistar la lealtad del segmento del mercado para el que producen o realizan sus prestaciones.

Todo esto ha hecho que las legislaciones marcarias se propongan garantizar la transparencia del mercado a partir del mantenimiento de principios y normas que generen seguridad entre los competidores y el público en general. Juegan un papel importante para alcanzar este fin las prohibiciones que el legislador establece en la totalidad de los cuerpos legales y que generalmente se dividen en absolutas y relativas de acuerdo a los intereses que tutelan.

El principal objetivo de esta investigación es la interpretación de dos de las causales de irregistrabilidad del signo, previstas en el Decreto Ley 203 de marcas y otros signos distintivos, y que se manifiestan cuando la marca que se pretende registrar coincide con el genérico o el descriptivo de los productos o servicios a los que se aplica.

DESARROLLO

Las prohibiciones absolutas establecidas en la legislación cubana son la exteriorización de la voluntad del legislador en aras de evitar que los intereses generales o públicos se vean afectados por el otorgamiento de derechos monopólicos sobre signos, que a la larga, irán contra el normal desarrollo de las relaciones mercantiles, y a tal efecto, el incurrir en dichas prohibiciones acarrea la irregistrabilidad del signo, o en última instancia, la sanción más severa que el ordenamiento jurídico puede imponer, la nulidad absoluta, que provoca que el acto jurídico no pueda producir consecuencias jurídicas desde su origen, pues los efectos se retrotraen impidiéndose la convalidación del mismo.

Por la incidencia que tiene en el sector empresarial las tendencias a solicitar signos genéricos o descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir, entraremos en el análisis del artículo 16, literales b) y c) referente a las prohibiciones absolutas para el registro de una marca que establece el ya citado Decreto Ley 203/2000.

Artículo 16. 1-No puede registrarse como marca un signo que:

b) Consista en un signo que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país indique el género o se haya convertido en un nombre genérico, común o usual del producto o servicio que debe distinguir, o sea la designación técnica o científica de dicho producto o servicio.

Del análisis literal de este apartado podemos concluir a simple vista que estamos en presencia de una prohibición relacionada con aquellos signos que son genéricos con relación al producto o servicio que pretenden distinguir y/o distinguen, por lo que se considera oportuno acotar que dicho calificativo se adquiere cuando el denominativo o la representación gráfica que conforman la marca son usados de forma cotidiana para denominar el bien o servicio que se distingue o pretende distinguir con el signo. Con relación al término genérico el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que: “Un término es genérico, desde el punto de vista marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan usarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por si solo sirva para identificarlo”.

Ante esta realidad cabe resaltar lo acertado del legislador al impedir con esta prohibición que se otorguen monopolios exclusivos sobre figuras o denominaciones que son utilizadas necesariamente por los competidores en el tráfico mercantil.

Entrando en el análisis concreto del literal anteriormente citado podemos determinar que el mismo abarca, desde la perspectiva de la negativa del registro como marca de los signos genéricos, tres supuestos distintos:

1. Hace alusión a: (…) un signo que en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país indique el género (…) del producto o servicio que debe distinguir (…)

En este caso estamos en presencia de un signo que al momento de la solicitud de su registro como marca, designa gráfica o literalmente al producto o servicio que pretende distinguir, es decir, de hecho carece de distintiva intrínseca como signo, y por tanto, es irregistrable, al respecto Enrique Chiriboga Barba resume que el signo para ser registrado como marca deberá: “Permitir al consumidor que lo diferencie del producto, lo que se da cuando la marca no coincide con el nombre del producto o con sus características.”

Podemos citar como ejemplo al referirnos a este caso el hecho de que alguna persona natural o jurídica pretenda solicitar el vocablo SILLA, o su representación gráfica, para distinguir muebles, incurriendo por ende en dicha prohibición por ser un genérico para este tipo de productos.

2. Establece como prohibición el registro como marca de un signo que: (…) se haya convertido en un nombre genérico, común o usual del producto o servicio que debe distinguir (…)

En este caso estamos hablando de aquel signo que se convierte en genérico, o en la forma usual de nombrar un producto o servicio después de haber sido legalmente registrado como marca, cuestión esta que lo diferencia totalmente del primer supuesto legal analizado, pues en este caso el legislador regula un fenómeno que generalmente se da cuando el producto o servicio que distingue el signo es nuevo en la red comercial; se ha realizado un uso excesivo de la marca en las promociones realizadas a estos, e incluso, puede darse por la aparición de estos vocablos en diccionarios cuestiones estas todas que redundan en que el consumidor asocie la designación del bien con el signo que lo distingue en el mercado, llegándose de esta forma a lo que se denomina vulgarización de la marca, resultado este que trae como consecuencia la pérdida de la aptitud distintiva del signo ante el público y los competidores, debiéndose por tanto, ser muy cuidadoso con la estrategia marcaria que se utilice a la hora de lanzar un producto o servicio al mercado, así como, mantener una estricta vigilancia sobre el signo y los usos que terceros pudieran darle.

Con relación a este particular es bueno aclarar que la ley marcaria cubana lo considera como causal de cancelación prevista en el artículo 59 literal d).

Ejemplos de marcas que han llegado a convertirse en la designación del producto que distingue tenemos: FÁ, para detergentes; CELOFÁN para distinguir un tipo de papel, entre otros muchos ejemplos.

3. Por último el apartado b) prohíbe el registro de un signo que (…) sea la designación técnica o científica de dicho producto o servicio.

En este caso el legislador se refiere a la prohibición de registrar como signo marcario la designación técnica o científica de un producto, siendo un ejemplo típico en estos casos el nombre que se le da a los distintos tipos de medicamentos o cualquier otra designación técnica de determinados productos o servicios que pretenda registrarse como marca para estos mismos.

Un ejemplo de signo que es afectado por esta prohibición sería: ASPIRINA, para medicamentos o TALADRO, para Equipos de perforación.

Luego del análisis realizado es pertinente resaltar que el examinador de marcas a la hora de determinar que un signo es genérico tiene que probar que realmente el vocablo y/o la representación gráfica que lo componen, tienen para los consumidores y los competidores el mismo significado que el bien que se pretende distinguir con la marca, es por ello que este análisis se circunscribe al territorio donde se comercializará la marca, por lo que un signo marcario puede ser genérico y por ende irregistrable en un determinado país, y registrable en otro donde si posee aptitud distintiva por no evocar la designación del bien o servicio que distinguirá en el mercado, además, un término que resulta genérico para un determinado producto o servicio no lo es para otros, y por tanto, puede registrarse como marca para aquellos. Podemos decir a modo ilustrativo que el vocablo DIESEL, nunca podrá ser registrado como marca para distinguir combustibles, sin embargo, si se admitió su registro para prendas de vestir.

Por la complejidad de estos temas y el gran componente de subjetividad que puede primar en los análisis, el autor considera necesario esbozar algunos particulares que son tenidos en cuenta por el examinador a la hora de realizar su análisis, que es válido decir, responde a una visión de conjunto con relación al signo, y no tomando como referencia elementos aislados, entre estos aspectos tenemos:

Al tratarse de expresiones en otro idioma se considera que estas pueden ser perfectamente registrables siempre que no sean utilizadas comúnmente por el público consumidor para designar bienes o servicios, el hecho de estar en otro idioma no les resulta suficiente para su registro. Ejemplo SHORT para prendas de vestir en Cuba no es registrable, sin embargo, pueden existir otros vocablos foráneos que si pudieran ser registrados como marcas cuando sus significados no sean conocidos por los consumidores nacionales en relación con la denominación de un producto o servicio determinado.

Por otro lado, resulta interesante cuando se dan cambios en la grafía del genérico, en este caso encontramos aquellas variaciones ortográficas que aparentemente pueden indicar un cambio en la palabra, ya sea gráfica o fonéticamente, pero que no llegan a convertirlo en un vocablo de fantasía toda vez que la misma no pierde su contenido ideológico.

Lo expuesto nos demuestra que a la hora de determinar si estamos en presencia de un genérico hay que tener en cuenta los productos o servicios que se pretenden distinguir con la marca, una simple variación en el genérico que siga indicando en la mente del consumidor un producto o servicio conocido públicamente con esta denominación, seguirá siendo una causal de irregistrabilidad. Ejemplo: CHICLET - CHICLET´S; SILLA - SIYA.

Es preciso aclarar que son perfectamente registrables aquellos signos que aunque presenten un término figurativo o denominativo genérico estén acompañados de otro elemento que le aporte valor distintivo por no serlo. Ahora bien, en este caso, el empresario favorecido por los derechos exclusivos que otorga la legislación marcaria no puede fraccionar el conjunto que integra su marca para impedir que sus competidores usen términos genéricos, que aisladamente no podrían registrarse.

La segunda prohibición que analizaremos aparece regulada en el ya citado artículo 16 de la ley marcaria cubana en su literal c) el cual citamos:

Artículo 16. 1-No puede registrarse como marca un signo que:

c) Consista en un signo que sirva para describir o calificar el producto o servicio al cual se aplique o a alguna de sus características, o consista en una expresión laudatoria.

En este supuesto el legislador hace alusión a aquellos signos que no designan el bien para el cual han sido solicitados, sino que aluden a una o algunas de sus características, hacen referencia a sus cualidades primarias; por tanto, un signo es descriptivo siempre que dé al consumidor una idea exacta o completa del bien que intenta distinguir en el mercado, pues si la idea que nos da es vaga o general, sin llevarnos directamente al producto que representa, sería entonces un signo evocativo que es perfectamente registrable.

La doctrina ha estudiado a profundidad lo referente a la descriptividad, al respecto, Víctor Bentata hace una diferenciación entre marca descriptiva negativa y marca descriptiva positiva, apuntando con relación a la primera que “es aquella que no describe una cualidad esencial del bien, sino elementos periféricos o secundarios de tal modo que quien oye la marca no puede evocar el bien mismo y pueda en cambio aplicarla igualmente a cosas alternativas. Se trata de un simple calificativo que no es suficientemente descriptivo en su acepción técnica, en consecuencia la marca descriptiva negativa es registrable”; de la segunda señala que es la que “efectivamente describe una cualidad esencial de un bien, de tal manera quien la oye puede identificar el bien marcado, por lo tanto no es registrable”.

Podemos acotar entonces que la naturaleza descriptiva de un signo no es por sí misma condición para su irregistrabilidad, debido a que para evaluar el carácter descriptivo de una marca hay que tener en cuenta la estrecha relación entre esta y los bienes o servicios que pretende distinguir y para los cuales se ha solicitado su registro. Resultaría descriptiva siguiendo los postulados anteriores, la marca TICKETS.COM para el servicio de venta de entradas.

La descriptividad además puede darse con relación al uso como marcas de indicaciones geográficas que transmiten al consumidor información precisa sobre las cualidades del producto o servicio que pretenden distinguir, jugando en este caso un papel primordial la reputación ganada, en muchas ocasiones, por factores naturales o la propia tradición en el hacer de una región determinada, entrando de igual manera dicha denominación a formar parte de la prohibición que analizamos. Ejemplo FRANCIA para perfume.

Las expresiones laudatorias destinadas a alabar o exaltar el producto también son prohibidas, por tanto, frases como: EL MEJOR, LO MÁXIMO, INNOVADOR, entre otras, tampoco pueden ser registradas como marcas para determinados productos o servicios.

Antes de concluir el presente trabajo el autor considera pertinente aclarar que la causal de irregistrabilidad de una marca prevista en el literal c) del artículo 16 de la legislación marcaria cubana, es convalidable si se demuestra que el signo denegado, dado su uso en el mercado, ha adquirido distintividad, cuestión esta que la doctrina denomina secondary meaning y que el legislador nacional prevé acertadamente en el artículo 16, aparto 2 . Un ejemplo en este sentido lo es la marca DISCOVERY CHANNEL, para distinguir programas televisivos, o bien pudiera ser, TAN RICO para distinguir jugos si alcanzara dicha distintividad sobrevenida en Cuba.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión se puede recalcar que tanto el literal b) como el c), del ya citado artículo 16 del Decreto Ley 203 de marcas y otros signos distintivos, recogen prohibiciones absolutas que se proyectan contra los efectos que pudieran traer para la competencia el hecho de otorgar derechos exclusivo sobre frases, palabras, e incluso, representaciones gráficas que son comunes a los empresarios en las usanzas mercantiles.

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Lic. Javier Romero Calero

Licenciado en Derecho.

Instructor.

javierarrobauct.yayabo.inf.cu

Lic. Sariel Hernández González

Licenciado en Derecho.

MSc en Derecho.

Instructor.

shgarrobaciget.camaguey.cu

Centro Laboral: Delegación Provincial del CITMA, Provincia y Municipio de Sancti Spíritus, Cuba.

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