Algunos criterios legales y jurisprudenciales entorno a la función distintiva consustancial a las marcas a la luz de la U.E.

Autor: Mcs. Maria Antonia Hevia Román y Lic. Lorely Pérez Vega

Posicionamiento y marcas

31-08-2009

El régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y objetivos que le son específicos por lo que su ámbito de aplicación es independiente de todo sistema nacional.

El carácter registrable de un signo como marca comunitaria sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria, y por tanto la OAMI no está vinculada a ninguna resolución dictada en un Estado Miembro ni en un tercer Estado por la cual se admita el carácter registrable de un signo como marca nacional, aun cuando dicha normativa haya sido adoptada con arreglo a una disposición nacional armonizada en virtud de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

De hecho, en el quinto considerando de su Reglamento No.40/94, deja claro que el Derecho Comunitario de Marcas no sustituye a los Derechos de Marcas de los Estados miembros, por lo que el régimen creado por éste reglamento presupone que la OAMI tenga en cuenta la existencia de marcas o de derechos nacionales anteriores.

Las causales de denegación por falta de distintividad de los signos que impiden al mismo convertirse en una marca comunitaria, aparecen se recogen en el art.3.1 de la Directiva y en art.7.1 del Reglamento, en su aplicación, el Tribunal de Justicia de las CE ha suministrado pautas de valor inestimables que contribuyen a superar algunas dificultades que se presentan en la interpretación de las normas comunitarios. En tal sentido plantea que “la consideración del carácter distintivo de una marca es un ejercicio complejo que implica una combinación de elementos objetivos y subjetivos. El examinador debe ponderar la impresión general generada por la globalidad de marca tomando en cuenta la naturaleza de los productos y servicios, el grado de conocimiento de los potenciales consumidores de tales productos y otros factores relevantes al caso.

Si bien el procedimiento de examen debe ser tan objetivo como resulte posible, y los examinadores deben procurar, tanto individual como colectivamente, conseguir la mayor coherencia posible, es importante asumir el hecho de que en cada caso el examinador dispone de un cierto margen de apreciación, y que la resolución sobre el carácter distintivo implica hasta cierto punto, una valoración subjetiva por su parte".

El carácter distintivo de una marca significa que ella permite al consumidor o usuario final identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada sin confusión posible y por tanto, distinguir este producto de los de otras empresas, por lo que ese carácter distintivo constituye su función esencial.

La mayoría de las prohibiciones legales al registro tiene por misión garantizar ese elemento de distintivo, como un mecanismo que hace posible la individualización, identificación y selección, facilitando la decisión de compra fundamentalmente en los países industrializados de economías de consumo. Si la marca supera el examen sustantivo de la distintividad, entonces es posible que logre un exitoso posicionamiento en el marcado.

El presente trabajo tiene por objetivo esbozar algunos elementos importantes y decisivos entorno a la valoración del carácter o aptitud distintiva de los signos para que puedan ser aceptados como marca, a partir del acometido que esta viene a representar en el mundo del tráfico mercantil. Para ello, se ha tomado como referencia las sentencias dictadas en el marco de la Unión Europea en la consideración personal de que las mismas han sido un permanente referente para los países miembros del mismo así como para terceros estados, el momento de interpretar y aplicar las legislaciones nacionales, las que en algunos casos, no gozan de total claridad en materia de Propiedad Intelectual.

Desarrollo

En nuestro cualquier ordenamiento jurídico de marcas, el conjunto de prohibiciones legalmente establecidas constituyen un filtro a la falta de distintividad intrínseca (prohibiciones absolutas) o de una falta de distintividad extrínseca (relativas).

La ausencia o carencia de distintividad intrínseca implica que la marca presenta un problema que impide su registro, parte de requisitos que debe cumplir en relación a sus características esenciales: idoneidad y licitud. Su fundamento legal se plantea en la necesidad de proteger intereses generales o públicos y evitar que la concesión de marca se convierta en una ventaja competitiva para el titular de la marca que dificulte a sus competidores el acceso al mercado.

El criterio sobre el carácter distintivo debe valorarse desde dos aristas: una en relación con la percepción que tenga de ella el consumidor, y otra, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro.

Desde la óptica del consumidor. Siempre deberá considerarse en el examen sustantivo de un signo, el punto de vista del consumidor de los correspondientes productos o servicios, pues la marca es una señal que se aplica a un producto o servicio que va a ser colocado a disposición en el comercio y que se destina a ser comprado por el público consumidor por cualquier vía. Sin embargo, fruto del desarrollo de las tecnologías, el consumidor dispone cada vez mas de variadas opciones y cada vez esta mejor informado, por lo que para alcanzar una marca fuerte es importante el papel que desempeña el consumidor, debiendo existir entre ambos una conexión que convenza al ultimo de que en el mercado no hay otra igual.

Es por eso que para determinar si un signo posee carácter distintivo deberá determinarse si desde la perspectiva del consumidor es apto para diferenciar los productos o servicios de un empresario de los de otro.

En función de los productos o servicios. La apreciación de las prohibiciones debe matizarse también en función de los productos y servicios pues un signo puede ser genérico para algunos productos y perfectamente válidos para otros, todo está en que el mismo cuenta con la aptitud necesaria e imprescindible para diferenciar, y sea él mismo capaz de vencer ese filtro o instrumento proteccionista del mercado que constituyen las exigencias legales. Sin embargo, aquellos que no pueden desempeñar las funciones típicas de la marca, deben permanecer bajo el alcance del principio de libre disponibilidad de los signos, en el sentido de que el signo al cual se aplica la marca, debe ser libremente utilizado por todos.

Comentarios de la jurisprudencia europea en cuanto a la falta de aptitud distintiva en ambos sentidos.

Sobre estas dos cuestiones fundamentalmente recaen las reflexiones en el ámbito jurisdiccional, siendo muy aclaradoras las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que ha tenido la responsabilidad de interpretar y aplicar correctamente la Directiva Comunitaria 89/104/CEE Del Consejo de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas, así como su Reglamento (CE) núm.40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993. El articulo 3 de la Primera Directiva Comunitaria, impide en primer lugar, el registro como marca de los signos que no sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, y también imposibilita el registro de los que carezcan de carácter distintivo, de los que se compongan exclusivamente de indicaciones descriptivas, o de los que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, y en igual sentido se pronuncia el Reglamento.

Una de las cuestiones en torno a las cuales se revelan criterios difusos de aplicación recae en torno a la interpretación de los incisos b) y c) del artículo 7.1 del Reglamento.

Para el Tribunal de Justicia, el articulo 7.1 inciso b.) está enfocado en torno a la protección del consumidor y, por ende, la falta de distintividad del signo debe evaluarse si el consumidor verá en un determinado signo una marca. Su fundamento radica en que el carácter distintivo depende de cómo percibe el consumidor el correspondiente signo, ya que este es el único elemento que le permite a las marcas su función esencial. El Tribunal de Justicia de las C.E., en el caso SAT 1/OAMI, sala segunda, de fecha 16 de septiembre del 2004, asunto C-329/02, argumenta que: “…la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia...”.

A manera ejemplificativa podemos citar los siguientes signos suya solicitud fue denegada:

o “Partner Cargo”, para servicios de transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías de la clase 39 desde la perspectiva del consumidor británico.

o “TOP”, en relación con los alimentos en cápsulas o elaborados con hierbas, complementos nutritivos de hierbas de la cl. 5.

o “BioID®”, para programas de ordenador, ordenadores y sus partes, equipos ópticos, acústicos y electrónicos y sus partes,etc cl.9, cl. 38 y cl. 42 (similares).

Un ejemplo aceptado fue:

o “CELLTECH”, para distinguir preparaciones, compuestos y sustancias farmacéuticas, veterinarios e higienicos, etc. cl.5; aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, cl.10; servicios de investigación, desarrollo, consultoría, etc.cl. 42.

Ahora, el interés a tutelar por el artículo 7.2 inciso c) del Reglamento, es el de los empresarios en sentido general, o sea, la protección de los competidores y la libertad de competencia. Argumenta el Tribunal en este sentido que el registro de una marca de este tipo conllevaría a al reconocimiento de un derecho de exclusiva sobre el signo a favor de una única persona, quien podría impedir de esta forma, su utilización al resto de los empresarios dificultándose gravemente el ejercicio de la actividad empresarial. Un signo que no describe el producto o servicio, aunque pueda llegar a serlo no debe quedar registrado, pues debe estar a libre disposición de todos.

Sobre la aplicación de los motivos de denegación absolutos previstos en el art. 3.1 de la Directiva y en el art.7.1 del RMC No. 40 /94.

En este sentido el Tribunal de Justicia es del criterio de que si bien cada motivo de denegación absoluto ha de ser analizado de forma independiente, existe una superposición de los respectivos ámbitos de aplicación, aunque basta la concurrencia de un único motivo para impedir el registro de una marca comunitaria.

En primer lugar éste órgano jurisprudencial argumenta que “cada uno de los motivos de denegación de registro numerados en el articulo 7 apartado 1, es independiente de los demás y exige un examen por separado…”. Argumenta además que estos motivos de denegación deben interpretarse a la luz del interés general que subyace a cada uno de ellos y que ese interés general, por tanto, al considerarse casuísticamente, debe reflejar distintas consideraciones en función del motivo de denegación de que se trate.

Sin embargo, lo cierto es que a veces resulta difícil delimitar frente a los preceptos contenidos en la Primera Directiva 89/104/CEE, cuando nos encontramos frente al articulo 3.1 a-) y cuándo frente al artículo 3.1 b-). El primero excluye los signos que no posean carácter distintivo, mientras que el segundo prohíbe el registro de los signos que carezcan de carácter distintivo.

La importancia en delimitar cuando nos encontramos frente a uno y cuando frente al otro radica en que el primero no es subsanable, mientras que en el segundo existe para el signo la posibilidad de adquirir distintividad a consecuencia del uso, conforme la propia preceptiva del apartado 3 del mismo artículo. Para algunos, los criterios sentados por la doctrina alemana son viables a los efectos de deslindar los límites de ambos supuestos, aunque estas ideas no se comparten por todos pues existen escépticos a la misma.

La herramienta considerada por los alemanes aborda la cuestión relativa a la capacidad abstracta de un signo para operar como marca y a la capacidad concreta del signo para convertirse en la marca de determinados productos o servicios. La capacidad abstracta se refiere a la capacidad de un signo en relación con todas las clases de productos o servicios, y la capacidad concreta es la exigible a un signo para convertirse en marca de los productos o servicios mencionados en la correspondiente solicitud.

En segundo lugar, sus sentencias también plantean que resulta suficiente la concurrencia de un único motivo de denegación para denegar una marca , y por último, plantea la evidente superposición de los distintos ámbitos de aplicación de los motivos numerados con las letras b-), c-) y d-), aunque cada uno se examine independientemente, como se analiza en el caso particular de una marca denominativa que es descriptiva, recurrente de la prohibición del inciso c-), pero también y a consecuencia de ello, adolece de una falta de aptitud distintiva con respecto a esos mismos productos o servicios, y por tanto, es de evidente manifestación la causal de denegación en el sentido del inciso b-).
Sobre la valoración de los elementos que componen un signo y que aisladamente carecen de aptitud distintiva.

En relación con una marca compleja, el Tribunal de Justicia plantea que el eventual carácter distintivo puede examinarse, en parte, respecto a cada uno de sus elementos considerados por separados, pero en cualquier caso, bebe basarse en la percepción global de esta marca por parte del público pertinente y no en la presunción de que unos elementos que aisladamente carecen de carácter distintivo no pueden presentar tal carácter una vez combinados. En éste caso podemos citar como ejemplo Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 15 de septiembre de 2005, asunto C-37/03 P, BOIID AG/OAMI, en la cual a opinión del recurrente BOIID, el Tribunal deduce la falta de carácter distintivo del signo BioId por el análisis individualizado de las partículas Bio e Id y del aspecto gráfico del signo, considerando el recurrente que el conjunto gráfico denominativo BioId posee carácter distintivo. El Tribunal de Justicia consideró que el Tribunal de Primera Instancia si había valorado el signo en su conjunto, y que aunque de forma expresa el TPI afirmaba que “cuando todos los elementos carecen de carácter distintivo puede presumirse que el conjunto tampoco lo posee”, dicho Tribunal no se había limitado a aplicar esta presunción. Es decir que, en este caso, no se afectó la decisión del Tribunal ya que no se había limitado a examinar la impresión producida por el conjunto de la marca solicitada, sino que dedicó una parte de su razonamiento a evaluar el carácter distintivo del signo en su conjunto. En el análisis realizado en ésta sentencia aplica el inciso b-) del artículo 7.1 del RMC, no el inciso c.

Igual tenor es manifiesto en el análisis de signos compuestos de palabras descriptivas de productos o servicios. En relación con las marcas compuestas, se observa en la jurisprudencia que, la falta de carácter distintivo debe apreciarse no sólo respecto a cada uno de los términos considerados separadamente sino también respecto al conjunto que forman. Cualquier diferencia perceptible entre la expresión del sintagma propuesto para el registro y los términos utilizados en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto o servicio o sus características esenciales, es adecuada para conferir a ese sintagma un carácter distintivo que le permite ser registrado como marca.

Tanto en uno como en el otro de los casos resulta particular el hecho de que basta la existencia de un mínimo carácter descriptivo para que resulte suficiente registrar una marca.

Conclusiones

Con la exposición anterior hemos visto ante todo el objetivo primordial de las prohibiciones tratadas referentes a los signos que no pueden ser registrados como marca, y es que se trata de la necesidad de proteger el sistema competitivo, a los consumidores y particularmente a los competidores del solicitante de la marca frente al intento de monopolizar un signo o una denominación que debe mantenerse libremente disponible en favor de todos los actores que operan en un sector del mercado. Las sentencias dictadas por los Tribunales de la U.E., sientan una base jurisprudencial y doctrina nos ilustra como valorar y estimar las prohibiciones legales durante el examen sustantivo de la marca, en tanto que demuestran que cada caso es merecedor de una reflexión individual en aras de proteger los intereses concurrentes.

Bibliografía

1. Sentencias del Tribunal de Justicia de las C.E.

2. Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de CE.

3. CASADO CERVIÑO, Alberto, “Marca Comunitaria: aspectos prácticos y perspectivas de futuro”, Conferencia expuesta en Guatemala en octubre del 2004.

4. Texto de la Primera Directiva 89/104/CEE.

5. Texto del RMC No. 40/94.

Mcs. Maria Antonia Hevia Román

Abogada del Bufete Internacional.

maryarrobabufeteinternacional.cu

Lic. Lorely Pérez Vega

Especialista en marcas, CUBAEXPORT.

lorelysarrobacexport.mincex.cu

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