I.1-) Generalidades del Know How
Aún cuando desde este mismo momento pudiéramos entrar ya en un conflicto por la definición que daré sobre el know how y las denominaciones por las que es reconocido en el tráfico comercial, correré el riesgo general que asumimos siempre al emitir conceptos.
El know how, expresión abreviada de la frase inglesa “to know how to do it”, que significa “saber como hacer algo”, entraña en sí componentes tangibles (dibujos, gravados, esquemas, maquinarias, folletos con instrucciones reveladoras de un determinado proceso de fabricación o montaje) e intangibles (conocimientos, habilidades organizativas y operativas, que están representadas solo en el material humano, y que se conocen como show-how). En este caso solo los tangibles se consideran de propiedad para la empresa, pues los demás se los lleva el trabajador con él a donde quiera que vaya.
En ese sentido pudiera conceptualizar el know how como aquel conjunto de datos, informaciones y/o conocimientos; métodos, procedimientos, técnicas o combinación de estos, con novedad, utilidad y valor, no patentados, que no sean conocidos por el público ni fácilmente accesible por el personal especializado, los que son utilizados en la actividad empresarial aportando ventajas competitivas y excelencia en el mercado.
El know how, como término, tiene otras denominaciones por las cuales se conoce e identifica y que, si bien está al margen de este material entrar a cuestionar la certeza de cada una de ellas, sí resulta necesario al menos enunciarlas para utilizar algunos de esos términos indistintamente y no caer en las molestas reiteraciones. Así, el Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo, en su artículo 39 los reconoce como «información no divulgada», mientras que la Ley de Propiedad Industrial de México en su Título Tercero los señala como «secretos industriales».
El know how le proporciona a su poseedor legal, al menos en principio, exclusividad y excelencia en el mercado, ya sea en la producción, prestación de servicios o la comercialización. Es por ello que se considera un activo intangible de gran fortaleza, llegando en la mayoría de las ocasiones a reportar mayores ventajas que una patente. En ese sentido se plantea una disyuntiva que debe ser cuidadosamente analizada en cada organización: patentar o mantener el secreto.
A la conclusión certera se puede llegar luego de realizar varias actividades que incluyen, entre otras, una pormenorizada búsqueda de patentes y actualización del estado del arte[1], así como tener en cuenta las características propias de la nueva obtención o tecnología, su estado de madurez; pues en ocasiones se decide mantener en secreto la información sobre la nueva obtención, aún cuando reúna los requisitos exigibles in lege para protegerla por patente[2], por las ventajas que representaría, mientras que en otros casos resulta casi obligado por que no reúne los requisitos de patentabilidad.
Esta cuestión es tratada dentro del Acápite XVII de las Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial, cuando en su numeral 17.1.1 «La Propiedad Industrial de los Productos y Servicios que Oferta La Empresa» cuando instruye a las organizaciones en perfeccionamiento para que antes de proteger por patente, tengan en cuanta la vía alternativa del secreto.
Se impone aclarar en este momento, o al menos informar, sobre un aspecto que pudiera confundir en el orden práctico por lo difícil que resulta definir ambos términos en la mayoría de los casos. Se trata de la asistencia técnica y el know how.
El valor de la transferencia del know how consiste en la posesión, manejo y aprovechamiento de datos e informaciones que si se utilizan de la forma que se estampa en el acuerdo, situarán al usuario en una posición competitiva favorable. Mientras tanto, el valor de la asistencia técnica consiste en que quien la proporciona tiene experiencia en la utilización de una completa información técnica y conexa, que puede ser de conocimiento general o íntegramente asequible al público.
En ese sentido, cuando se cede una maquinaria destinada a la producción de un artículo determinado, los conocimientos relativos al montaje de sus partes se pueden obtener de una empresa dedicada al montaje de equipos industriales con experiencia en la actividad. Eso es asistencia técnica. Pero el método de fabricación para hacerla más eficiente puede ser una información celosamente guardada que solo será conocida a través de una licencia de know how.
También se plantean, en cuanto al know how, ciertos cuestionamientos referidos a su titularidad, las formas de transmisión y las acciones que pudiera ejercer su poseedor para exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le provoquen por terceros.
A diferencia de las demás modalidades de propiedad industrial, como es el caso de las patentes y las marcas, la ley sustantiva no reconoce derechos en exclusiva oponibles erga omnes sobre el poseedor de un know how, sin embargo, sí se distingue entre una situación de hecho y el derecho de quien transmite el know how a exigir el mantenimiento de su confidencialidad, entre otros elementos que se pacten en el acuerdo. Nótese que cuando un tercero obtiene por procedimientos lícitos lo que una organización custodia como secreto industrial, no podrá ser impedido (el tercero) de su utilización, mientras que si ese tercero divulgara u obtuviera por medios ilícitos un know how en posesión de una organización, o violara un acuerdo de licencias, sí podría ser objeto de demanda por actos de competencia desleal o violación de contrato, según la mayoría de las legislaciones nacionales.
El know how, en actos inter vivos, se transmite generalmente por acuerdos de licencias, ya sean mixtas (con patentes, marcas o asistencia técnica) o puras (know how solamente), motivado por el carácter intangible de ese activo (al igual que las demás modalidades de la propiedad industrial) que permiten su uso en diferente lugar por personas distintas.
A continuación expongo algunas consideraciones sobre los acuerdos de licencias, que pudieran tenerse en cuanta en el momento de la rúbrica del acuerdo.
I.2-) Las Licencias como formas jurídicas de transmisión del Know How.
El término licencia proviene del latín licere, que significa “permitir”, entendiendo entonces por licencia de know how aquel acuerdo en virtud del cual una de las partes (licenciante), autoriza a otra (licenciatario) para que utilice, según lo convenido, un conjunto de informaciones y/o conocimientos técnicos valiosos, útiles y novedosos, no patentados, guardados en régimen de confidencialidad que le permiten la obtención de ventajas competitivas.
Las licencias de know how se sustentan sobre la información y/o los conocimientos que el licenciante posee en secreto, a diferencia de las licencias de patentes, en las que el licenciatario se interesa por la adquisición de derechos para utilizar la información publicada en el documento de patente.
Es por ello que cuando se signe el acuerdo debe describirse pormenorizadamente en que consiste el secreto industrial, pudiendo el licenciatario determinar, sobre todos si es un acuerdo de licencias mixtos de patente y know how o es de este último solamente, si debió describirlo en una de las patente de que resulte titular el licenciante. Este elemento es de suma utilidad para el licenciatario pues las legislaciones nacionales, como la de México, y los acuerdos internacionales como el Acuerdo sobre los ADPIC exigen que al momento de solicitar la patente en la Oficina su titular describa «la mejor manera» de su obtención, por tanto no debería pagarse regalía alguna por un know how que, por ley, tendría que haberse publicado en la patente correspondiente.
No obstante, hay elementos que tradicionalmente no se señalan en el cuerpo de la patente porque no lo requiere o porque su titular no lo comunica, como son las fuentes de materias primas, condiciones ambientales, fuentes de suministro, organización de la producción, marcas de los productos empleados, entre otros que son los que le proporcionan las ventajas competitivas y la excelencia que buscan las demás organizaciones, por las cuales están dispuestas a pagar, independientemente de que también pueden acordar una licencia de patentes para acceder a la información publicada y consignar cláusulas de confidencialidad para que se les transmita el know how como complemento.
En las licencias de know how el licenciante acostumbra a imponer al licenciatario una serie de obligaciones que comprenden entre otras[3]:
- Uso no exclusivo del know how. El licenciante conserva para sí el derecho a conceder licencias a otros interesados, así como utilizarlo él propiamente.[4]
- El licenciatario solamente podrá utilizar el know how en los territorios y para las actividades previstas en el contrato.
- El licenciatario no podrá otorgar sublicencias. El licenciatario se tiene que comprometer a mantener bajo estricto secreto la información facilitada según el tiempo acordado.
- El licenciatario comunicará al licenciante las mejoras o perfeccionamientos del know-how antes de emplearlo comercialmente. Si comienza a utilizarlo en desconocimiento del licenciante no podrá luego reclamarle por deficiencias en los resultados, ya que ha introducido un “objeto extraño”, desconocido para él.
Esta cláusula es común en Cuba, donde se posee un extraordinario capital humano con elevado nivel científico técnico, lo cual hace posible la obtención de mejoras por nuestra parte.
- La obligación de informar al licenciante del mal uso del know how o solicitar la acción judicial contra los presuntos infractores. En este último caso el licenciante debe haberle comunicado previamente quienes son los autorizados a utilizar la información confidencial.
Algunos acuerdos de licencias de know how limitan la duración del uso de la información y los conocimientos secretos concedidos hasta la duración del contrato. Sobre este tema existen no pocas contradicciones y criterios diversos.
Entiendo que esta condición seria únicamente aceptable si el licenciatario hace fracasar de forma deliberada el acuerdo, debiendo exigirse que cese en su utilización antes de la terminación del plazo convenido para la duración de la licencia. En los demás casos el licenciatario es libre de utilizar el know how licenciado siempre que no lo divulgue y le haga perder su secretividad.
No obstante siempre estaría latente el problema del cómo hacer que el licenciatario olvide en pocos días lo que aprendió en mucho tiempo. En los Estados Unidos y los países de la Comunidad Económica Europea se le ha otorgado por diferentes sentencias judiciales el derecho del licenciatario a utilizar el know how suministrado una vez terminado el acuerdo.
Bibliografía
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- Uría, Rodrigo. Derecho Mercantil / Rodrigo Uría, — XXI ed. — / s.l. : s.n., s.a./ t. I p. 108 – 129, t. II p. 568 – 579, 604 – 605.
- Vicent Chuliá, Francisco. Contratos de Transmisión de Derechos sobre bienes inmateriales / Francisco Vicent Chiliá. En su: Compendio Crítico de Derecho Mercantil. III ed. — / s.l. : s.n., s.a./ t. II parte I, p. 188 – 223.
[1] Esa situación se torna palpable en las actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), o en las labores de interfase, cuando, por ejemplo, se efectúan labores de ingenierización para la producción a escala industrial.
[2] La legislación cubana, específicamente el Decreto Ley 68/83 » De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen», al igual que los convenios internacionales como el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, recogen como patentable aquella invención que posea novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial, excepto en aquellas materias y ramas que la ley expresamente lo prohiba.
[3] El Reglamento CEE No 556 de 30 de noviembre de 1988 de la Comunidad Económica Europea sobre licencias de Know-How recoge esas obligaciones dentro de las llamadas cláusulas blancas por considerarlas no restrictivas a la competencia y, por tanto, admisibles en este tipo de acuerdos.
[4] No se puede olvidar que los derechos exclusivos de fabricar, utilizar, vender, importar y exportar son independientes y el licenciante puede concederlos indistintamente si así lo considera.
