Gestión de activos intangibles de propiedad industrial

INTRODUCCIÓN

La Propiedad Industrial constituye una esfera que, conjuntamente con el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, forma parte integrante de una disciplina más amplia que se ha dado en llamar Propiedad Intelectual.

La Propiedad Industrial, el Derecho de Autor y los Derechos Conexos tienen como punto de conexión la tutela que brindan a los bienes intelectuales (entiéndase al objeto inmaterial, no al corpus), producto de la creatividad del ingenio humano, y que ambas permiten la represión de actos comerciales no autorizados por el titular y de aquellos considerados como competencia desleal por ir contra los usos honestos en el comercio.

Sin embargo, el Derecho de Autor va dirigido a la protección, entre otras, de obras literarias, artísticas, dramáticas, musicales, dramático–musicales, pantomímicas, coreográficas, arquitectónicas, el software, o sea, aquellas que están destinadas al enriquecimiento del intelecto. Mientras tanto la Propiedad Industrial protege aquellos bienes inmateriales, que se traducen en una realidad material en la industria y en el comercio, como son las invenciones, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales, las marcas y otros signos distintivos como lemas comerciales, rótulos de establecimientos, indicaciones geográficas (incluidas las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia)

En ambos campos o esferas mencionadas los derechos exclusivos tienen carácter territorial y temporal. En ese sentido el Derecho de Autor y los Derechos Conexos reconocen derechos morales o personales (derecho al nombre, al respeto e integridad de la obra, a la divulgación, y al retracto o arrepentimiento) y derechos patrimoniales o pecuniarios (derecho de reproducción, comunicación pública en forma no material, transformación y participación o droit de suite, que no es más que el derecho a obtener una remuneración por permitir el uso de su obra). Los derechos patrimoniales en la Propiedad Industrial están dados por la naturaleza y alcance de los derechos conferidos, en virtud de los cuales el titular puede impedir que otros sin su consentimiento produzcan, vendan, importen o exporten la modalidad objeto de protección; por su parte los derechos morales se ponen de manifiesto en la mención del nombre del autor en el caso de las invenciones.

Para la adquisición y disfrute de tales derechos se requieren el cumplimiento de varias formalidades (el registro por excelencia) en el caso de la Propiedad Industrial, no así en el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, donde se reconoce el derecho de los autores desde el momento mismo de creación de la obra. No obstante debemos señalar que en los países del common law se exige el registro para la protección de las obras por el Derecho de Autor, pero esto constituye “un resabio” de la vieja institución de los privilegios británicos ya que la mayoría de las legislaciones nacionales y los convenios internacionales son reacios a aceptar tal condición.

En el caso específico de la Propiedad Industrial debe hacerse énfasis en que no solo es cumplir con las formalidades exigidas ante la Oficina correspondiente para hacer efectivo el registro, mediante el cual nacen estos derechos exclusivos, teniendo en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico se basa en el sistema atributivo, sino que previamente se deben realizar un conjunto de acciones bien estructuradas y organizadas antes, durante y después del registro, es decir que es importante gestionar y gerenciar adecuadamente el conocimiento, para que esto se revierta en acertadas estrategias de comercialización, que luego implican la obtención de ganancias para la empresa.

Precisamente hacia el enunciado de esas actividades, de forma ilustrativa, no taxativa, es que está encaminado este trabajo, para lo cual nos hemos basado en las Pautas Rectoras contenidas en el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, solo que serán ampliadas en su contenido y forma explícita, para lograr una mejor comprensión de su importancia en el proceso de gestión y gerencia del conocimiento tecnológico hasta su salida como innovación tecnológica.

CAPITULO I PREMISAS PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Para lograr una efectiva protección de los intangibles de Propiedad Industrial y facilitar, por tanto, la obtención de ventajas durante su transferencia hacia el extranjero nunca debe pensarse que basta con el registro, de ser procedente, ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), en el caso de Cuba, o ante las Oficinas homólogas de países extranjeros. Desde que se concibe la idea de obtención de un producto o procedimiento se necesita realizar un conjunto de acciones que faciliten la toma de decisiones durante todo el proceso a recorrer desde la investigación y desarrollo hasta su introducción en el mercado.

Téngase en cuenta que en todo este proceso el conocimiento estará disponible en dos formas fundamentales: codificado o tácito. Ambos devienen imprescindibles para la concesión de licencias de Propiedad Industrial (patentes, marcas y know-how, entre otras) hacia empresas de países extranjeros.

Una inadecuada administración de todo este proceso, desde que se concibe la idea pasando por su gestación técnica y de imagen, hasta su salida productiva impide disponer de una tecnología suficientemente desarrollada con el máximo de garantías en cuanto a su competitividad tecnológica y su capacidad de no infringir derechos de terceros.

Todo este proceso conducirá además a conocer sus atributos para satisfacer demandas de mercados con similares condicionantes a las que caracterizan al mercado cubano en sus diferentes sectores económicos.

Con el ánimo de un mejor entendimiento de estas conductas a realizar, se consideró provechoso la descripción del proceso visto a tiempo completo (ver anexo 2): desde su etapa inicial de I+D, donde se concibe el proyecto investigativo, seguido por actividades de interfase (motivadas por el estado de imperfección en que se encuentra el nuevo producto), de producción a escala industrial hasta llegar a una verdadera innovación tecnológica, donde se cuenta con toda una línea de reproducción de la nueva obtención y se hace factible su comercialización en el comercio interior y en el exterior.

Para la efectividad de estas etapas en ellas se deben insertar e integrar una serie de acciones a ejecutar que tienen a su vez una integración de forma coherente, armónica y sistémica. Éstas son:

1. Consulta de la Información de Propiedad Industrial en general y de patentes en particular.

El adecuado seguimiento a las condiciones en que se encuentra el nivel de la técnica posibilita visualizar las alternativas tecnológicas, que pueden consistir, incluso, en desechar la idea de realizar la investigación. Entiéndase que si ya existe en el mercado la solución que se pretende obtener, valdría la pena cuestionarse si se incurre en gastos de recursos para su obtención, debiendo valorarse la posibilidad de adquirirse en el mercado mediante una transferencia de tecnología desde el exterior.

No obstante, aclaramos que no necesariamente debe interrumpirse la investigación y desarrollo de determinada tecnología por estar patentada por terceros, pues pudiera cambiarse la estrategia de investigación y obtener una tecnología diferente a las que ya existen.

Los principales documentos que se deben consultar son: el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, las descripciones de patentes (describe resultados de investigaciones aplicadas), revistas técnicas especializadas, así como las leyes y otras normas jurídicas específicas de la materia.

El Boletín Oficial emitido por la OCPI contiene informaciones formalizadas (según normas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), dentro de las que se pueden destacar el nombre del solicitante y el objeto de la solicitud, además de a quién efectivamente se le otorga el derecho exclusivo. Se hace con el objetivo de otorgarle publicidad al acto de solicitud y concesión para que los terceros hagan sus observaciones (si carecen de derechos) y sus oposiciones (si tiene justo título que acredite sus derechos para hacer ver que están siendo interferidos).

El estudio de la literatura de patentes, conocido como “búsqueda del estado del arte”, debe efectuarse además de la búsqueda en la literatura técnica, pues constituyen excelentes fuentes de información y no se excluyen. La primera es de consulta forzosa puesto que por su razón de ser contiene soluciones conocidas para problemas análogos.

La pesquisa debe realizarse sobre los adelantos que se disponen y la tecnología que haya sido registrada por otros de la misma esfera de la empresa que se encuentra investigando o desarrollando una nueva tecnología, para conocer quienes son los líderes en el sector y disminuir considerablemente la posibilidad de infringir derechos de terceros, así como conocer la evolución en el tiempo de los cambios tecnológicos, sus tendencias de desarrollo y las posibles oportunidades competitivas.

Resulta imprescindible destacar que la consulta e investigación se realice por personal calificado y especializado en la documentación de patentes para lograr una efectiva y amplia interpretación de las informaciones, elementos técnicos y datos contenidos en los documentos analizados. Se recomienda siempre el auxilio o el encargo de esta tarea a la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, a través del representante que toda entidad debe tener ante dicha institución.

Con el objetivo de un análisis interno, los establecimientos podrán formar sus colecciones de documentos de patentes, Boletines Oficiales y otras publicaciones afines con su actividad, o, al menos, en las que se traten los principales adelantos tecnológicos. La necesidad de una mayor o menor colección estará dada por la cantidad e importancia de las actividades investigativas o de producción que se desarrollen en el centro y la posibilidad de acceder a colecciones públicas. De especial utilidad resulta el uso de INTERNET para las empresas que puedan acceder a ese servicio, pues facilitaría el acceso a bibliotecas de Propiedad Industrial o centros especializados como el Centro Internacional de Documentación y Patentes (INPADOC).

Este paso permitirá conocer el estado del arte antes, durante y una vez terminadas las investigaciones aplicadas, así como en el transcurso de la preparación de la producción en la etapa de interfase.

2. Evaluación del estado de la madurez o suficiencia de la investigación.

Este análisis constituye una garantía para el investigador de que su producto o su procedimiento satisface las exigencias requeridas para la solución del problema planteado con diferentes opciones análogas que posibilite no descubrir el know-how y que puede ser protegido mediante alguna de las vías legales al efecto establecidas por la Propiedad Industrial (patentes de invenciones, modelos de utilidad o modelos o dibujos industriales).

La evaluación del grado de madurez de la investigación debe realizarse con vistas a determinar también:

Si la solución que se ofrece es necesaria o tiene ventajas competitivas respecto a otras ya existentes, o de lo contrario puede sustituir otra solución que ya exista en el estado del arte.
Si la investigación debe ser madurada para que permita aumentar los conocimientos sobre sus propiedades y cualidades, de manera que permita ofrecer al público un mayor número de sus propiedades y fortalecer así la patente mediante la cual será protegido, incorporando, por tanto, mayor valor al producto.
Si satisface los requisitos de novedad, aplicabilidad industrial y nivel inventivo suficiente exigidos por las legislaciones nacionales vigentes, para ser protegido mediante patente de invención, o a través de un modelo de utilidad.
Si el resultado obtenido hasta el momento es sustancialmente diferente a los ya existentes en el estado del arte o constituye una mejora a los ya existentes. En el primer caso se pudiera proteger mediante una Patente de Invención, y en el segundo, de ser factible, mediante una Patente de Invención de Adición.

3. Protección legal en Cuba y/o en el extranjero o su mantenimiento en secreto.

a) Protección en Cuba y/o en el extranjero.

Para la protección de la nueva obtención por patente se necesitan primeramente tener bien claro qué es una invención, una patente y cuáles son los requisitos que se deben cumplir para proteger por ésta vía la nueva obtención.

Las definiciones sobre invenciones han sido múltiples, por ejemplo, en el Diccionario Jurídico ESPASA se considera como una “nueva solución de un problema técnico apta para concretarse en realizaciones útiles en el campo industrial o comercial”

Las invenciones, si cumplen ciertos requisitos, se protegen mediante patentes. Faltaría conocer qué es una patente. Al respecto, en la Enciclopedia Encarta 1999 se considera como patente al “conjunto de derechos que la ley concede al inventor, entendiendo por tal al autor o creador de un objeto o producto que tiene como principal característica la de su novedad, en el sentido de que no ha sido conocido ni puesto en práctica o a prueba en el Estado que expide la patente ni en el extranjero. También se entiende por patente el documento en sí donde se hace constar por parte del Estado el reconocimiento de tales derechos para su titular” .

Seguidamente señala: “las patentes de invención reconocen el derecho exclusivo a fabricar, ejecutar, producir, utilizar o vender el objeto de la patente como explotación industrial y lucrativa” .

O sea, otorga un conjunto de derechos y acredita la satisfacción de los requisitos legales establecidos.

Debe destacarse que la patente no siempre es concedida al creador de la invención. En el caso de las invenciones laborales, la titularidad sobre la nueva creación se le otorga a la entidad empleadora, quien otorga financiamiento para que grupos multidisciplinarios se dediquen a esta actividad, y no personas aisladas como se hacía antes, pues el desarrollo tecnológico hace prácticamente imposible que personas físicas independientes desarrollen por sí solos nuevos productos patentables.

En Cuba, según el artículo 22 del Decreto Ley # 68, se considera una invención patentable a la “solución técnica de un problema de cualquier rama de la economía, la defensa, la ciencia o la técnica que posea novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial” .

En la anterior definición se expresan tres requisitos universalmente aceptados que debe tener una invención para ser protegible.

Según el propio Decreto Ley # 68 se considera que una invención posee novedad “si antes de la fecha de prioridad de la solicitud ésta no ha sido presentada en Cuba y la esencia de la misma no ha sido revelada de forma oral o escrita en la República de Cuba o en el extranjero, para un círculo indeterminado de personas, hasta tal punto que sea posible su realización. No se considera revelada la invención si dentro de los seis meses anteriores a la fecha de prioridad el solicitante exhibe la misma en una exposición internacional oficial u oficialmente reconocida” (artículo 40).

Seguidamente, en su artículo 41 se considera que “una invención posee actividad inventiva si sus características distintivas esenciales superan las soluciones técnicas conocidas y si además, dicha invención no se deriva de manera evidente del estado de la técnica.”

Por último, el artículo 42 señala que una invención puede ser aplicada industrialmente, “si puede ser fabricada o utilizada ventajosamente en la economía, la producción, la ciencia, la cultura, la salud, la agricultura o la defensa del país” .

Realmente, para la protección de las invenciones mediante patentes, no basta con que cumpla los requisitos antes mencionados. Se requieren otras consideraciones técnicas y legales para que no se deniegue la solicitud o se le causen demoras a la concesión de la patente. Las legislaciones nacionales y el Acuerdo sobre los ADPIC establecen la necesidad de que la descripción de la invención sea suficiente y clara para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, facultando a los Estados miembros a exigirle al solicitante que indique la mejor manera, de llevar a efecto la invención, que conozca el inventor hasta el momento de presentación de la solicitud, de conformidad con la teoría filosófica que sustenta la concesión de derechos tipo monopólicos.

Otro de los requisitos exigidos es la posibilidad de que la invención sea protegible de acuerdo a la rama de la técnica de que se trate y al ordenamiento legal interno, pues, aún cuando en el propio Acuerdo sobre los ADPIC se establece en el artículo 27.1 que las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, más adelante, en los apartados 2 y 3 del propio artículo se enumeran ciertas exclusiones generales y específicas, respectivamente, a la patentabilidad (ver anexo 3). La legislación cubana, al pronunciarse al respecto, recoge expresamente cuáles son objetos de invención (artículo 37 del Decreto Ley 68) y cuáles no se reconocen como objetos de invención (artículo 38 del Decreto Ley 68) (ver anexo 4), a pesar de haberse definido de forma general en que consiste una invención patentable, como ya vimos anteriormente .

A modo de resumen puede decirse que para considerar patentable una invención se requiere el cumplimiento de cinco requisitos, a saber:

Novedad.
Actividad inventiva.
Aplicabilidad industrial.
Suficiencia de la descripción.
Pertenecer a una rama de la técnica (en sentido amplio) donde se permita la patentabilidad según lege.

Concluir si un nuevo producto o procedimiento es considerado una invención, y luego, si ésta es patentable, es una tarea compleja para la cual se requiere la investigación documental del estado del arte con arreglo a conocimientos especializados, por eso la importancia que se le otorga al estudio de bibliografía especializada, principalmente la Documentación de Patentes, sin lo cual no se pudieran determinar los requisitos de patentabilidad de la nueva obtención.
En caso de que no llegue a cumplir los requisitos de una invención pudiera verse la posibilidad de protegerlo como modelo de utilidad, por eso resulta conveniente expresar algunas consideraciones para que sean tenidas en cuenta por la similitud que presentan éstos con las invenciones y la falta de protección con que cuentan en Cuba, lo cual puede provocar la omisión o imprevisión del registro en aquellos países donde su protección es aceptada y se vayan a comercializar.

Los modelos de utilidad se reconocen en el campo de la mecánica, requiriendo de la novedad para su protección, pero generalmente el nivel inventivo exigido es menor que el de las invenciones.

En el mundo son pocos los países que protegen los modelos de utilidad (alrededor de 20). Algunos de ellos otorgan patentes para su protección, mientras que otros lo hacen mediante “pequeñas patentes”, o los consideran “innovaciones de utilidad”, aunque siempre con las características de otorgar menor período de protección y necesitarse un menor desembolso para la adquisición y mantenimiento de los derechos.

b) Mantener en secreto la invención (know-how).

Esta etapa de análisis no está dirigida a la situación caracterizada por el hecho de que se mantiene en secreto una invención sin utilizarse por su poseedor ni ser introducida en el mercado, lo cual puede estar motivado, entre otras causas, porque tal vez tengan que realizar importantes inversiones sustituyendo bienes de capital no amortizado, realizar otro tipo de inversión en infraestructuras muy costosas o abordar una línea de producción que no sabe que utilidades pueda producir.

Esta actividad tiene el propósito de determinar si en esta fase del conocimiento de la invención, por sus características particulares, deba ser mantenida en secreto, motivado porque la nueva obtención no es protegible por la Propiedad Industrial por no cumplir los requisitos exigidos para ello, o, siendo protegible, su titular ha decidido mantenerlos en la esfera de la intimidad por considerar que le aporta mayores ventajas competitivas. Esto significa custodiar conocimiento, o lo que es lo mismo, a la invención, por medidas que impidan a terceros el acceso no autorizado.

Si resultare protegible, y no se registra entraña un riesgo considerable para su titular, pues un tercero puede apoderarse del método de obtención del producto o del procedimiento y registrarlo a su nombre. No obstante, existen cierta cantidad de productos de diferente índole para los cuales es difícil establecer su método de producción a partir del análisis del producto, es decir, establecer a partir de sus características cuál entre varios procedimientos objetos de patente, fue utilizado. En estos casos la “carga de la prueba” (en situaciones de litis) para uno de estos titulares resulta generalmente impracticable, por tanto, la protección por patente no aporta beneficio alguno y resulta mejor mantener el secreto. La misma solución pudiera adoptarse cuando la publicación de la patente que se pretende solicitar solo contribuya a aportar información a las firmas competidoras.

En el caso de que se opte por la estrategia del secreto, se debe compartimentar toda la información y guardarla bajo un estricto régimen de confidencialidad, de forma tal que le asegure a la empresa que es la única poseedora de esa información, quedando proclive a la rúbrica de contratos con aquellos terceros interesados en su obtención. Esto se debe a que el know-how no cuenta con una protección de derecho, pero si de hecho lo que garantiza que los competidores no puedan imitar lo que no conocen, de ahí la importancia de su confidencialidad.

4. Elaboración de documentos de las solicitudes de protección.

Los documentos mediante los cuales se formulan los registros ante la Oficina están concebidos bajo una estructura y contenido uniforme, variable solamente en dependencia de la modalidad protegible de que se trate (no será el mismo formulario a llenar para proteger una invención que el requerido para proteger una marca, pero cada uno dentro de sus modalidades son iguales) y cumplen, desde luego, con una serie de requisitos técnicos y legales establecidos en los respectivos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.

Esta uniformidad garantiza el examen y suficiencia de la revelación y el trabajo de ambas partes: a la Oficina en el momento de analizar un cúmulo de documentos en busca de información concreta; y al cliente le ofrece un modelo donde se le solicitan los datos necesarios que deberá expresar para conseguir el análisis de su solicitud, evitándole así ofrecer información improcedente.

Lo expuesto en el párrafo anterior no le resta importancia a los conocimientos y habilidades que sobre cada materia de la Propiedad Industrial, así como de los Convenios Internacionales, en especial los que permiten más de un registro con una sola solicitud Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), debe poseer quien se someta al llenado de los documentos que contienen las solicitudes, a fin de no revelar más allá de lo necesario (como suele ocurrir en algunas patentes), y mantener en secreto el know-how que pudiera ser objeto de negociaciones posteriores, todo ello sin dejar de ofrecer una buena cobertura técnico-legal.

5. Custodia de la información no divulgada.

El conocimiento está considerado uno de los principales activos de la empresa, por lo tanto, un uso inadecuado, más allá de lo que se debió comunicar, pudiera ocasionar graves perjuicios, como la pérdida del requisito de novedad para patentar determinado producto.

Estos mecanismos deben implementarse independientemente de la estrategia que haya seguido el actor en cuanto a la patentabilidad de la obtención o su mantenimiento en secreto , aunque siempre recomendamos que si no se protege por patente la invención obtenida, se incrementen las medidas tendentes a asegurar el uso adecuado de la información.

Resulta erróneo pensar que cuando se protegen por patente las invenciones obtenidas se puede obviar el cumplimiento de lo dispuesto en esta fase por haberse expresado todo lo relativo a la forma de obtención del producto o procedimiento en la patente, lo cual nunca suele ocurrir.

A pesar de que numerosas legislaciones establecen que el contenido de la solicitud de una patente sea “descrito de la mejor manera”, resulta inútil describir cada uno de los parámetros del procedimiento, debido a su posible dependencia de las condiciones ambientales como la temperatura y el agua, así como a determinadas fuentes específicas de suministradores de materia prima, la utilización de una marca específica de la maquinaria de producción o procesamiento, por solo mencionar algunos.

Además por mucho que se pueda describir en una patente nunca podrán plasmarse las habilidades y pericias que poseen los tenedores del conocimiento como parte de su actividad intelectual.

Para mantener en secreto todos los conocimientos que resulten novedosos y útiles será necesario signar contratos de confidencialidad (no divulgación) entre el empresario y los trabajadores, o personal en general, que de una forma u otra tengan acceso a la investigación, así como entre el empresario y las partes a las cuales se les cede el producto mediante licencia, para proteger de esa forma la información contenida en dichos productos y que ha sido revelada a la parte adquirente para su utilización.

Resulta necesario destacar que la información sobre la obtención de un nuevo producto o la mejora de uno ya existente será entendida como secreta una vez que la entidad haya tomado las medidas necesarias para mantener su confidencialidad, por lo que, aún cuando en el establecimiento se considere de alta secretividad la investigación, si no se realizan las acciones correspondientes no será tenida por secreta la información y por tanto no se podrá exigir responsabilidad penal y/o civil por su divulgación a terceros.

6. Infracción de derechos de terceros.

Según lo requiera la investigación (en dependencia de los avances tecnológicos existentes, la frecuencia de las mutaciones en el sector, la fuerza de los principales competidores, novedad de la posible obtención, entre otros) en cada etapa deberá realizarse, como sustento, un análisis de la documentación de patentes y otras afines para conjugar los nuevos resultados que se vayan obteniendo con los ya existentes en el estado del arte. De esta forma se obtendrá información para determinar en qué línea trabajar, hacia donde proyectarse, y, en caso de que se obtenga primero el resultado esperado por otro centro, se hará más factible la toma de decisiones en cuanto a las posibles mejoras o reivindicaciones futuras.

Algunas de las medidas que deben tener en cuenta las entidades para no infringir derechos de terceros son las siguientes:

Cuando se proyecte la obtención de un determinado producto o procedimiento debe hacerse un estudio de la información de patentes para determinar en que situación se encuentra el posible resultado a obtener y si ya está registrado por otro competidor. La consulta de esta documentación debe realizarse independientemente de que se haya consultado el Boletín Oficial, pues en éste último se publican las solicitudes de protección a los dieciocho meses, como mínimo, después de haberse realizado la solicitud, quedando un margen de tiempo entre la solicitud de la protección (momento a partir del cual ya se le confieren derechos al solicitante) y su publicación, en el cual existe un desconocimiento público sobre esta situación.
En caso de estar patentado el objeto del proyecto que pretende realizar la entidad, se debe determinar la validez o no de la patente. En caso de invalidez, la empresa podría fabricar y/o comercializar el producto o procedimiento de que se trate.
Cuando resulta evidente que se infringen derechos de terceros y no es posible obtener ninguna reivindicación, en la etapa inicial de desarrollo del producto (de ser posible debe hacerse en la etapa de investigación), se puede llegar a un arreglo con el titular para que otorgue una licencia a la entidad. De no llegarse a acuerdo, lo mejor sería abortar la investigación o buscar otra forma de protección del producto o procedimiento que se pretende obtener.
Cuando la empresa determinó que no infringe derechos de terceros puede continuar con su investigación sin dejar de consultar periódicamente las descripciones de patentes y otros documentos y boletines sobre la Propiedad Industrial.

7. Protección de la apariencia exterior u ornamental del producto.

Así, además de patentar el producto obtenido, se podrán registrar como:

Dibujos y modelos industriales: Se considera como tal a toda forma volumétrica o plana si contando con una apariencia externa especial puede ser fabricado industrial o artesanalmente, se diferencia de sus similares por su forma y ornamentación, y ésta le confiere novedad y progresividad. Nos estamos refiriendo al envase o embalaje del producto.

La mayoría de las legislaciones exigen una novedad mundial, la que se deduce del análisis de modelos conocidos o usados aplicándose para este examen similares consideraciones a las que rigen el examen de la novedad de invenciones.

La progresividad implica que no exprese una idea banal, y que se diferencie por la forma, configuración u ornamentación de sus similares.

Marcas de fábrica o de comercio: Cualquier nombre no puede ser considerado una marca. Según el artículo 2 inciso a) del Decreto-Ley 203 de 24 de diciembre de 1999 “De Marcas y otros Signos Distintivos”, sólo puede constituir una marca “todo signo o combinación de signos, que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado”. Más adelante, en el artículo 3 establece cuáles son los signos que pueden constituir marcas y en los artículos 16 y 17 las prohibiciones absolutas y relativas, respectivamente, para conceder el registro de las marcas.

Para registrar una marca no se requiere que identifique una tecnología de avanzada, por lo que puede tratarse de simples productos o servicios.

La utilización de la marca puede generar prestigio para la empresa, además de un determinado valor que ella ostenta como bien intangible, así como ofrecerle garantía a los consumidores del prestigio y calidad del bien al que se adhieren.

Con vistas a que la marca seleccionada pueda ser registrada y comercializada en Cuba y en el exterior, existen requisitos generales que deben cumplir todos los signos que se pretendan considerar como marcas, que son reconocidos a través de convenios internacionales, amén de que cada legislación nacional es atemperada a los requerimientos de dichos convenios, pero también, según las condiciones internas de cada país. A saber esos requisitos serían:

– El signo tiene que poseer carácter distintivo: No puede consistir en figuras o elementos en su forma natural, o sea, no se puede encontrar en la naturaleza de esa forma (Ej.: no se puede registrar una planta de uvas como marca para un vino de esa fruta.)

– No puede denotar solamente cantidad, calidad o el tipo de producto o servicio que se brinde.

– No puede ser un genérico: Está muy ligado al carácter distintivo que vimos anteriormente. Debe tenerse en cuenta cuando se va a solicitar el registro de la marca y cuando ya éste fue concedido. En ambos casos vale la explicación contenida en el párrafo que antecede: cuando se pretende registrar un signo como marca, éste no puede distinguir o denominar a todos los de su género.

– No puede causar confusión en el público: Entiéndase en cuanto a su naturaleza, el origen geográfico, las características e idoneidad del producto o servicio. No puede parecerse a marcas ya existentes de otros productos similares, de manera que induzca al error al público.

– No pueden utilizarse como marcas, salvo autorización expresa de la autoridad competente de cada país, las banderas y los escudos, los símbolos nacionales de los estados, punzones o signos oficiales de control y garantía. Para utilizar el nombre de una personalidad reconocida en el ámbito nacional y/o internacional, se requiere su consentimiento.

– Que sea susceptible de protección de acuerdo con la legislación vigente en la materia. Logrando su protección se disminuyen considerablemente los riesgos de que se ocasionen violaciones a los derechos de terceros.

Existen otros elementos, de carácter comercial, que deben apreciarse en la selección de la marca, como por ejemplo:

Las características del mercado y de los posibles clientes. Recordemos que hay expresiones que son muy normales en un territorio, pero en otros constituyen frases deplorables.
La fonética, la combinación de sus elementos, a fin de atraer al mayor número de clientes.
Posibilidades de inscribir la marca junto con una denominación de origen, lo cual le proporcionaría un valor per se al producto, dado por las características del lugar donde se obtiene y que lo hace único en el mercado, propiciando, por tanto, una mayor distinción entre sus similares.

Protección por el Derecho de Autor: Permite la protección de las bases de datos, los software, así como aquellos modelos o dibujos industriales que lleguen a constituir obras de arte. En este último caso se protegerán como obras de arte aplicadas y no como modelos o dibujos industriales, pues esto es una materia de la Propiedad Industrial.

Posibilita también que se puedan proteger los manuales u otros documentos en los que la entidad ofrezca informaciones sobre cómo operar determinado producto o aplicar algún procedimiento, etc.

8. Planificación de gastos.

Este aspecto constituye una obligación para todas las empresas, fundamentalmente para aquellas que se encuentran en perfeccionamiento, si tenemos en consideración que las Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial, anexo del Decreto Ley 187 de 18 de agosto de 1998, exige, como uno de los elementos a cumplir por las entidades que aspiran a esta forma superior de organización, la planificación de los gastos para la protección legal y mantenimiento de los Derechos de Propiedad Industrial, incluyendo también para el abono de las tarifas de los servicios que se requieran.

La cantidad líquida a planificar como gasto dependerá, entre otros elementos, de:

Las características propias de la empresa: si se caracteriza por un fuerte desarrollo investigativo que le permita obtener nuevas invenciones, radicales o incrementales, de forma más o menos estable, la suma disponible debe ser mayor, para proteger tanto las invenciones como las marcas por las cuales serán comercializadas.
Las proyecciones de registro y de mercado: ambas están muy relacionadas, pues no sería idóneo registrar un producto o procedimiento, así como sus marcas, con los gastos que implican, en regiones donde no se van a comercializar. Si solamente se pretende el registro nacional, lógicamente será menor la suma requerida que si se proyecta su protección en otros países, amén de que en este último caso se pueden utilizar las facilidades que brindan algunos Convenios Internacionales, al permitir, con una solicitud internacional, ante una oficina de patentes, o de marcas, según el caso (o de Propiedad Industrial como en el caso de Cuba), redactada en un solo idioma, desplegar sus efectos a cada uno de los Estados miembros seleccionados, propiciando el pago de una tasa única y de menor cuantía que si se realiza de forma independiente en cada país
La frecuencia con que concurre a la OCPI a solicitar los servicios que allí se brindan, de los cuales algunos son gratuitos pero otros requieren el pago de tarifas oficiales.

9. Competencia desleal.

El seguimiento adecuado de los parámetros analizados disminuirá los riesgos de que la empresa incurra en prácticas de este tipo, máxime si se acude a la Oficina para realizar los trámites correspondientes.

Haciendo la salvedad de lo amplio que pueden resultar los Actos de Competencia Desleal, ya que incluyen, según el artículo 10 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, a todo “acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial” , consideramos que se puede prever y evitar que la entidad incurra en actos de este tipo, como pueden ser, entre otros:

Utilización de signos capaces de crear confusión o inducir al engaño a los consumidores.
Publicidad comparativa. Ocurre cuando se compara un producto con otro, ya sea para exaltar las cualidades del que se pretende comercializar o para denigrar al competidor.
Aseverar cualidades falsas al producto.
Indicar erróneamente la procedencia (geográfica o empresarial) del producto.

10. Preparación de funcionarios.

Se necesitan funcionarios que posean un nivel de conocimientos básicos sobre Propiedad Industrial para una correcta implementación y estructuración de los Sistemas Internos de Propiedad Industrial, guiar a la empresa en su actuación ante la Oficina y su asesoramiento ante posibles litigios en esta esfera.

Se requiere para ello una superación constante del personal señalado, ya sea autodidactamente, a través de eventos, conferencias, talleres o cursos.

11. Valuación de los intangibles de Propiedad Industrial.

Por la importancia de esta fase, la que se describirá en síntesis a continuación, le será dedicado mayor espacio en el capítulo siguiente, por lo que se enunciarán solo algunos elementos para continuar con un orden lógico de operaciones.

La valuación de los intangibles como activos de la entidad constituye en la actualidad una oportunidad para valorar más objetivamente a las empresas en cuanto a sus capacidades y fortalezas para hacer frente al entorno hipercompetitivo. Estos pueden consistir en “conocimientos, técnicas, tecnologías, marcas, patentes, licencias, bolsas de clientes y capacidad relacional con estos, acuerdos de no competencia, secretos, franquicias, bases de información, prestigio – imagen – reputación, fuerza de trabajo en el sitio, entre otros” . En general comprenden aquellos “activos no comunes y no físicos que posee una empresa”

En principio se valúan teniendo en cuenta los gastos en que se ha incurrido para su obtención, desarrollo y publicidad (formación y/o capacitación del personal, investigación y desarrollo, recursos materiales adquiridos, protección legal, pre y post defensa de los derechos, promoción, publicidad, entre otros) y el importe que pretende obtener la empresa en los próximos años por concepto de beneficios suplementarios.

Estas partidas para ser consideradas como activos y no como gastos deben ser capaces, presumiblemente, de generar beneficios a la empresa en cantidad suficiente que permitan que sean absorbidas a través de su amortización. Por tanto, aquellas partidas que solo sean capaces de reducir pérdidas o de generar beneficios menores a su propio costo no constituyen activos.

La valuación de estos activos, si se tiene en cuenta que ofrece un reporte financiero de la entidad, es de vital significado para las fusiones y adquisiciones que realice la empresa, los contratos de compra-venta (cesión), otorgamiento de licencias, contrato de Sociedad Mercantil (empresas mixtas), de transferencia de tecnología, convenios de asociación económica internacional y otros para los cuales se requiere darle un valor cierto a los intangibles que se cedan o adquieran, a fin de evitar la pérdida de capitales.

12. Transferencia de los resultados obtenidos.

Sí, una vez identificada, protegida (según el caso) y capitalizada la invención y demás obtenciones o producciones, la empresa desea comercializar sus conocimientos al respecto en calidad de cedente o licenciante, deberá prever que en los contratos cuyo objeto sean Derechos de Propiedad Industrial o información no divulgada (know-how) se garanticen legítimos derechos a las partes hacia una correcta información brindada por la entidad y por un uso racional y adecuado por el adquirente, así como la obligación de las partes de comunicarse las mejoras que se obtengan sobre el producto o procedimiento objeto del acuerdo.

Si se acordara algún convenio de colaboración económica y científico técnico que incluya aspectos de Propiedad Industrial, se garantizará una correcta protección a los intereses de las partes y los derechos que le corresponden a cada una sobre los resultados (seguros o posibles) que se pretendan obtener y los que ya se hayan aportado de forma individual.

En el siguiente capítulo serán tratadas con mayor amplitud las formas jurídicas de transferir los intangibles de Propiedad Industrial y las principales cláusulas que deben contener dichos acuerdos.

13. Implementar un Sistema Interno de Propiedad Industrial.

Esta actividad garantiza la correcta ejecución de las pautas mencionadas y las que se mencionarán en el transcurso de este trabajo, en aras de evitar la comisión de errores y asegurar mayor productividad inventiva y su adecuada protección.

Cada Sistema Interno estará en correspondencia con la actividad que desarrolla la empresa y se basará en los Lineamientos Metodológicos para el diseño de Sistemas Internos de Propiedad Industrial, propuesto por la OCPI.

BIBLIOGRAFÍA

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– ——– Reglamento del Decreto-Ley 203: De marcas y otros signos distintivos, de 24 de dic. de 1999, (G. O. Ord. # 48 de 24 de mayo de 2000).– p 1011- 1019
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Notas

1. Citado por Hernández Vigaud, Rolando M. En: La protección de las patentes. — Academia de la OMPI sobre Propiedad Industrial. / La Habana, 17 a 21 de abril de 2000. OMPI/ACAD/HAV/00/2(ii). — p 2.

3. Ibidem.

4. Decreto Ley # 68 de 14 de mayo de 1983 De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen/ Ediciones ONIITEM. / Tercera Edición. 1987. — p. 8 (aparece en la G. O. Ext. #10 de 4 de mayo de 1983, p 81-86).

5. Ob. Cit. p. 11.

6. Ibidem.

7. Ibidem.

8. Desde luego, esta legislación no se ha adaptado al marco normativo del Acuerdo. Téngase presente que el D-L 68 es de 1983, mientras que el Acuerdo sobre los ADPIC es de 1994.

9. Vid Supra. Actividad Consustancial 3^ra.

10. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (de 20 de marzo de 1883) / OMPI. — Ginebra: OPMI, 1997. — p. 19.

11. Lara Díaz, Emilia. “Comercialización y valuación de los Activos de Propiedad Intelectual”. Academia de la OMPI sobre Propiedad Intelectual. La Habana, 17 a 21 de abril de 2000. OMPI/ACAD/HAV/00/10(ii). — p. 9.

12. Lara Díaz, Emilia. Obra Citada p. 9.