Frontera entre las marcas tridimensionales y los modelos industriales

Autor: Hernández Y., Vázquez M., González E., Guerrero D., Hernández A.

Otros conceptos de economía

19-05-2009

El objeto de este trabajo consiste en analizar la frontera entre los diseños industriales y las marcas, mas concretamente en lo relacionado con las marcas tridimensionales.

Hacemos una distinción entre lo que se reconoce por marcas tridimensionales y diseños industriales y la relación que existe entre ambos y la conveniencia de una protección por cualquiera de estas dos figuras de la Propiedad Industrial, en dependencia de lo que se pretenda dar prioridad al momento de su protección, a la apariencia estética del producto (que se protegerá por diseño industrial) o para identificar al signo en el mercado (comercio) e identificarlo de sus similares en el mercado a favor de su titular (protección por derecho de marcas). Otra estrategia también válida, y cada vez más utilizada, seria la protección acumulada, o sea la protección de un mismo objeto por ambas figuras: por marca tridimensional y por Modelo Industrial.

También abordamos el marco legislativo brindado por el Convenio de Paris, los ADPIC, la OMPI y la legislación nacional a este tema.

Problema de la investigación:

Cuál es la frontera existente entre las marcas tridimensionales y los modelos industriales?

Objetivos generales:

Identificar la frontera existente entre las marcas tridimensionales y los diseños industriales.

Objetivos específicos:

I. Identificar las características generales de las Marcas Tridimensionales y los Diseños Industriales.

II. Analizar las diferencias entre ambas figuras.

Método de Investigación:

-Revisión documental a través de la consulta del material recibido en clases, tesis, legislaciones y publicaciones.

DESARROLLO

El Convenio de Paris desde su inicios ofrece una cobertura para la protección de los derechos de propiedad industrial y establece las figuras susceptibles de este tipo de protección, declarando así en su Articulo 1.inciso 2) “La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”.

Posteriormente el ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC), dedica una sección a cada una de las modalidades que se regulan en el Acuerdo, estableciendo conceptos y definiciones.

Tanto las Marcas como los Diseños o Modelos Industriales están definidos entre los objetos concebidos dentro de la Propiedad Industrial y su tratamiento puede variar de un país a otro en dependencia de las legislaciones nacionales.

Las Marcas quedan definidas según el Articulo 15 de los ADPIC como sigue: “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.”

Las marcas pueden ser Denominativas, Gráficas (imágenes), Mixtas (denominación y gráfico), Tridimensionales y Marcas no tradicionales (olfativas, sonoras, en movimiento, holograma).

Las marcas tridimensionales, según Mauricio Jalife, son una de las figuras más novedosas de la protección a los signos distintivos en diversas legislaciones y se otorgan a formas tridimensionales de envase o empaque de los productos y a cualquier otra forma tridimensional que identifique a los productos o servicios prestados.

Nuestra Legislación, el Decreto-Ley 203 relacionado con las Marcas y otros signos distintivos, en su Sección Segunda establece que las formas tridimensionales entro los signos que pueden constituir marcas, siempre que puedan ser delimitadas del producto, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación.

Sin embargo, los Dibujos y Modelos Industriales no son definidos por ADPIC. Posteriormente el Acuerdo de Cartagena en el año 2000 en su artículo 113 define los Diseños Industriales como sigue:

“Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.”

Las MARCAS TRIDIMENSIONALES

Se entienden por MARCAS TRIDIMENSIONALES, las formas tridimensionales del producto, siempre que puedan ser delimitadas, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o su presentación. En sí son formas volumétricas distintivas de productos y servicios.

De igual manera la legislación cubana recoge como PROHIBICIONES ABSOLUTAS para el registro de una Marca, aquel signo que CONSISTA EN UNA FORMA QUE OFREZCA UNA VENTAJA MERAMENTE FUNCIONAL O TÉCNICA AL PRODUCTO O AL SERVICIO AL CUAL SE APLIQUE.3

Dentro de la concepción tripartita para las Marcas Tridimensionales la FORMA NECESARIA PARA OBTENER UN RESULTADO TÉCNICO, se encuentra como uno de sus aspectos. En este caso se intenta delimitar las fronteras entre las áreas de la Propiedad Industrial y se evita el registro como marcas de soluciones técnicas amparadas por el Derecho de Patentes, específicamente en este caso los Diseños Industriales. Se trata de que sobre una misma forma tridimensional NO exista protección dual o acumulada.

Los DISEÑOS INDUSTRIALES

Dentro de esa amplia gama que constituye la Propiedad Intelectual, los Diseños Industriales son un objeto específico de protección, y están reconocidos en todas las legislaciones modernas, aunque su tratamiento puede variar de un país a otro4.

Dichos diseños constituyen la forma externa o visible bidimensional o tridimensional, que se incorpora a un producto industrial o artesanal, dándole una apariencia especial. Este término cubre un rango de creaciones estéticas de naturalezas muy diferentes.

Dentro de las características de un Modelo o Dibujo Industrial tenemos entonces:
• El Aspecto o apariencia: solo concierne al aspecto o apariencia de un producto, sin importar su tamaño, procedimiento, ni los elementos que se utilizaron para su obtención.

• Que sea visible: debe ser perceptible a la vista.

• Producto utilitario: que esté incorporado a un producto o artículo utilitario.

• También existen PROHIBICIONES para el registro de los Diseños Industriales, tal es el caso de:

• Aquellos que consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o artículo al cual se aplican.

• Las ideas relativas a la moda.

• Las obras de arte que están indisolublemente unidas a un Modelo Industrial.

• Los Modelos Industriales contrarios a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

• Que sea nuevo universalmente se establece como CONDICIÓN indispensable para que un Modelo y/o Dibujo Industrial sea registrable.

• El simple hecho de que posea diferencias secundarias con respecto a otro ya conocido, no establece que posea suficientes características para considerarlo novedoso.

EXISTENCIA DE UNA FRONTERA ENTRE AMBAS FIGURAS

Etimológicamente se entiende por FRONTERA, a la BARRERA y/o LÍMITE entre otras acepciones, que ofrece el Diccionario de la Lengua Española.

Estas dos figuras de la PROPIEDAD INDUSTRIAL (Marcas Tridimensionales y Diseños Industriales) tienen en su existencia un área jurídica denominada "frontera" , que a pesar de su característica de tener una gran carga subjetiva y difícil de constatar a simple apreciación, es apreciable cuando la apariencia estética del producto es la que determina su adquisición, y lo hace más atractivo y vendible, desviándose entonces la función distintiva (concebida para las MARCAS) para que la forma se convierta, en un factor que contribuya al éxito comercial, lo cual se protege mediante el sistema de modelos industriales.

La exclusión de protección a las formas tridimensionales, cuando otorgan al producto de que se trate una ventaja funcional o técnica y se basa en que, de lo contrario, se estaría evadiendo la limitación temporal dispuesta por el ordenamiento jurídico en cuanto al Derecho de Patentes. Se puede interpretar que incluye la funcionalidad utilitaria (cuando la forma reporta una ventaja técnica) y la estética, que se extiende más allá del carácter técnico, abarcando además formas decorativas que se convierten en el objeto comercial, en tanto determina la compra del producto y en consecuencia aumentan las ventas.

Además son causa de denegación en el Registro como Marcas, aquellas formas que se consideren esenciales para la competencia, se trata de evitar que la marca se desvíe de su función indicadora del origen, para adquirir una función estética con valor propio. La forma podrá ser protegida mediante la tutela temporal que ofrece el Derecho de Autor o de los Diseños Industriales cuyos fines y presupuestos varían.

La finalidad del sistema de Diseños Industriales es fomentar las inversiones y esfuerzos destinados a la obtención de nuevos productos y formas ornamentales, a las que se concede una protección temporalmente limitada, si reúnen la dualidad de ser novedosos y singulares.

Por su naturaleza híbrida que combina, en diferentes proporciones, elementos estéticos (artísticos) y elementos funcionales o utilitarios; la forma y características de la protección que se le brinda variará según se privilegie uno u otro de esos aspectos.
La calidad de un producto determinado puede estar reconocida en su diseño, lo que influye en la capacidad competitiva del producto en el mercado nacional y mundial.

En la selección de los productos en el mercado, lo primero que llama la atención a los consumidores es el diseño que llevan incorporados. La calidad del diseño es lo que determina la decisión del consumidor de comprar o no. Aquí podrían valorarse de manera incidental otros elementos colaterales como las reglas del Marketing, la incidencia de los precios, el tipo de mercado, el tipo de consumidor, etc.

Por todo ello es manifiesto que existe un límite difuso entre su régimen de protección (Diseño Industrial) y otras formas de protección dentro de la propia Propiedad Intelectual, por ejemplo:

• El Derecho de Autor.
• La Marca Tridimensional (lo que nos ocupa).
• La Legislación en materia de competencia desleal.

Éste es el espacio jurídico que identificamos como la FRONTERA.
En ocasiones, por el uso del Diseño Industrial en el mercado, el consumidor no solo logra diferenciarlo, sino que llega a reconocer inequívocamente en él la procedencia empresarial del producto, que actúa entonces como un signo distintivo que puede alcanzar protección como Marca Tridimensional.

Si consideramos que todo signo capaz de distinguir los bienes o servicios en el mercado puede constituir una marca de fábrica o de comercio, lo expresado en el párrafo anterior nos lleva directamente hacia la FRONTERA entre ambas figuras de la Propiedad Industrial. La posibilidad de registrar como marcas la forma de los productos, el envase y el recipiente plantea el problema de diferenciar las marcas tridimensionales de los Diseños Industriales normales, que también están incorporados en productos, envases y recipientes.

PROTECCIÓN ACUMULATIVA. DIFERENCIAS ENTRE AMBAS FIGURAS

Por todo lo anterior es posible que la forma o configuración de un producto pueda gozar, al mismo tiempo, de protección como Diseño Industrial y como Marca Tridimensional.

La protección acumulativa es posible, y está presente al referirnos a las características no funcionales de la configuración de un producto, siempre y cuando la forma del producto funcione como una marca, ya que ésta no sólo debe atraer al comprador por meros criterios estéticos, sino también debe inducir a pensar que todos los productos que incorporen esa forma han sido fabricados por una entidad particular, o sea, que se identifiquen con su origen comercial.

Pero esta protección acumulativa es posible siempre y que la concurrencia de protección sobre una misma forma tridimensional, en virtud del Derecho de Marcas y del Derecho sobre Modelos Industriales, se refiera al mismo titular o medie consentimiento de éste.

Por lo anterior es que pueden determinarse diferencias esenciales entre los Diseños Industriales y las Marcas Tridimensionales:

a) En cuanto a su finalidad:
El Diseño Industrial tiene la finalidad de fomentar la creatividad en torno a los diseños de productos e inversiones para producir bienes de consumo innovadores que incorporen dichos diseños.
Por su parte, las Marcas Tridimensionales poseen la finalidad de promover la transparencia y el espíritu de competitividad en el mercado y encauzar la demanda de los consumidores.

b) En cuanto a su función:
El Diseño industrial incluye la función de propiciar que los productos ofrezcan a los consumidores un interés estético a la vez que funcional con miras a incrementar el valor comercial de los mismos.
Las Marcas Tridimensionales abarcan la función de permitir que los consumidores distingan los productos que llevan la marca de otros productos equivalentes de la competencia.

c) En cuanto a su superposición:
El Diseño Industrial ofrece la posibilidad de protección acumulativa como obras de arte (en virtud de determinadas leyes) y solo en caso de que sean suficientemente distintivos como marcas, y únicamente en lo que respecta a las características no funcionales.
Las Marcas Tridimensionales brindan la posibilidad de protección acumulativa como obras de arte y en casos determinados como Diseños Industriales (en virtud de determinadas leyes), exclusivamente en lo que se refiere a las características no funcionales.

d) En cuanto a su alcance:
El Diseño Industrial le otorga al titular el derecho sobre el o los diseños registrados, para que pueda impedir la fabricación y distribución de todo producto en el que esté incorporado el diseño que le pertenece (efecto de monopolio).
Las Marcas Tridimensionales le otorgan al titular los derechos sobre marcas y sólo puede impedir el uso no autorizado de la marca en relación con los productos en cuestión, pero no puede impedir la fabricación y distribución de esos productos, si la marca no se utiliza.

e) En cuanto a su plazo:
El Diseño Industrial en sus derechos exclusivos sobre éstos tiene un plazo limitado, generalmente de 10 años según establecen los ADPIC y en algunos países prorrogable hasta 15 años, contados a partir del registro o depósito. En el caso de la Comunidad Europea pudiera extenderse el límite hasta 25 años, aunque no hemos encontrado ninguna legislación nacional que ofrezcan este plazo de protección para esta modalidad.
Las Marcas Tridimensionales en sus derechos exclusivos sobre las marcas registradas pueden gozar de un plazo ilimitado, si el registro se renueva periódicamente y/o la marca se utiliza debidamente en el comercio.

CONCLUSIONES

1: La frontera entre el Modelo Industrial y la Marca Tridimensional esta dada en cuanto a la apariencia estética del producto sea lo que determina su adquisición y su objetivo fundamental sea la promoción de las ventas estaremos en presencia de un Modelo Industrial, o cuando la forma sea identificativa del origen empresarial del producto estaremos en presencia de una Marca tridimensional.

2: Es posible que la forma o configuración de un producto pueda gozar al mismo tiempo de protección como Diseño Industrial y como Marca Tridimensional, en este caso el primer paso debe ser su protección por Modelo Industrial teniendo en cuanta el requisito de novedad.

3: Existen diferencias esenciales entre los Diseños Industriales y las Marcas Tridimensionales:

a) En cuanto a su finalidad.
b) En cuanto a su función.
c) En cuanto a su superposición.
d) En cuanto a su alcance.
e) En cuanto a su plazo.

BIBLIOGRAFÍA

• LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES: CONTROVERSIAS Y RETOS PARA UN EXAMEN. Marcos Martínez, M.Sc. Maylen. 27 de abril de 2005. Especialista del Departamento Jurídico de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

• Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual. Módulo: Marcas y otros signos distintivos. Tema 2: Prohibiciones absolutas al registro de las marcas. Rodríguez Calvo, Hosanna. Especialista del Departamento Jurídico de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial.

• Maestría en Gestión de la Propiedad Intelectual. Cuarta Edición. Módulo: Dibujos y Modelos Industriales. Tema 1.. Macola, Ms.C. Aymeé; Pérez Herrera, Ing: Marta R.
• Curso General de Propiedad Intelectual DL-101, Edición Otoño, 2008 http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/Revistas/R2A3/MarcaTridimensional.htm; “Consideraciones sobre la tutela a la marca tridimensional en México”, Jalife Mauricio.

LEGISLACIÓN CONSULTADA:

Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, "ACUERDO SOBRE LOS ADPIC", de 15 de abril de 1994, de gran importancia, obliga a los miembros de la OMC a cumplir mínimos de protección.
Biblioteca de Consulta Microsoft, Encarta, 2004.
Decreto Ley número 68, de Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen, de fecha 14 de mayo de 1983.
Decreto Ley 203 "De Marcas y otros signos Distintivos", de fecha 24 de diciembre de 1999. Publicado en la Gaceta Extraordinaria No. 3 de 2 de mayo de 2000.
Decreto Número 209, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, de fecha 7 de febrero de 1956. Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria el 21 de febrero de 1956
Resolución Número 63/2000 de 24 de mayo de 2000, que aprueba y pone en vigor el Reglamento del Decreto-Ley Número 203 de Marcas y otros Signos Distintivos.

REFERENCIAS

1.- Convenio de Paris articulo 1 numeral 2
2.- Decreto-Ley No.: 68 "DE INVENCIONES, DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN", del 14 de mayo de 1983. Artículo: 108
3.- Decreto Ley No.: 203, "DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS". Sección primera. Artículo 16.1, inciso e).
4.- El DISEÑO INDUSTRIAL en Cuba, tanto en la doctrina, como en la Legislación que lo concibe, tiene en sí a los Dibujos Industriales (por su aspecto bidimensional) y a los Modelos Industriales (por su aspecto tridimensional).