LEGISLACIÓN DE MARCAS EN CUBA. CONSIDERACIONES ESENCIALES

Autor: Yosleidys González, Ing. Yuseiny López, Lic. Andrés García, y ng. Boris Gutiérrez

SEGMENTACIÓN, POSICIONAMIENTO Y MARCAS

08-2006

Antecedentes de la legislación de Marcas en Cuba
 
El primer decreto Ley se dictó el 4 de abril de 1936, con el cual se consagró el sistema atributivo. El registro se otorgaba por un período de 15 años y el nomenclator (nacional) era de 37 clases de productos.

El procedimiento de registro contaba con las siguientes etapas:
• Presentación de la solicitud
• Examen previo (formal y de legitimación)
• Oposiciones de terceros
• Concesión o denegación del registro
 
Las renovaciones seguían un trámite formal, sin embargo era necesario acreditar las renovaciones en el país de origen (en el caso de las solicitudes extranjeras) si se quería eludir la caducidad del registro nacional.
Se podían hacer variaciones en las marcas registradas, con igual procedimiento que las solicitudes, incluida la oposición.
 
El 14 de mayo de 1983 se dicta el Decreto Ley 68 “De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen”.

Este decreto reguló aunque no estaban incluidos en su nombre lo relativo a nombres comerciales, rótulos de establecimiento, los lemas comerciales y las indicaciones de procedencia. Sin embargo no existía legislación reglamentaria.

Retoma el sistema atributivo para la concesión de derechos y no permitió que se realizaran solicitudes de registros que ampararan más de una clase de productos o servicios. (multiclase). No contempló el Uso de la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas, Arreglo de Viena. Ofreció un tratamiento diferenciado para los solicitantes nacionales y extranjeros.

 Las prohibiciones de registro estaban agrupadas sin distinguir por orden de trascendencia e importancia técnico jurídica y no contempló medios de recurso para los solicitantes o terceros, distintos de los contemplados en la vía judicial. No contenía un sistema de publicidad registral transparente y adecuado y tampoco la distinción a la hora de la cancelación del registro entre vicios formales y materiales.

Debido a la necesidad de dictar una norma en la materia que modificara las deficiencias apuntadas en el Decreto Ley 68, y que lo atemperara a las realidades actuales, se erogó el Decreto Ley 203, De Marcas y otros Signos Distintivos, el 24 de diciembre de 1999.

En este nuevo decreto también influyó la adhesión de Cuba a instrumentos de cooperación internacional en la materia, tales como: el Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, el compromiso derivado de la pertenencia de Cuba a la Organización Mundial del Comercio, que supone acatar el Acuerdo sobre los ADPIC y la existencia y tendencia normalizadora del Tratado de Derecho de Marcas.

Las fuentes inspiradoras fueron:

• Decreto Ley 68/83.
• Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967).
• Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y su Protocolo.
• Tratado sobre Derecho de Marcas.
• Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. (Acuerdo sobre los ADPIC).

• Leyes Nacionales de España, Francia, Suiza, Brasil, Argentina, entre otras,
• Reglamento del Consejo de las Comunidades Europeas sobre la Marca Comunitaria.

El objeto del decreto ley es regular las relaciones jurídicas recíprocas que se establecen en la esfera de la solicitud, tramitación, gestión administrativa, concesión, administración y observancia de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas y otros signos distintivos.

Las principales normas sustantivas son:

• Se consagra el sistema atributivo para la concesión de los derechos, aunque en el caso de los nombres comerciales, emblemas empresariales y rótulos de establecimiento, se distingue que el derecho exclusivo sobre éstos se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando se abandona o cesan las actividades de la entidad que los usa.

• Se otorga protección a las marcas, nombres comerciales, emblema empresarial, rótulo de establecimiento y lemas comerciales.
 
Definiéndose las diferentes categorías de la siguiente forma:
• MARCA: todo signo o combinación de signos, que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado.

• Nombre comercial: un signo denominativo que identifique a las diferentes personas naturales y jurídicas, en el ejercicio de su actividad económica.

• Emblema empresarial: todo signo visible, figurativo o mixto, que identifique a las diferentes personas naturales y jurídicas, en el ejercicio de su actividad económica.
• Rótulo de establecimiento: cualquier signo visible que identifique a un establecimiento o local determinado.

• Lema o Aviso comercial: toda leyenda o combinación de palabras destinada a llamar la atención del público sobre productos o servicios determinados con el fin de popularizarlos.

También se incluyen las marcas sonoras y olfativas, dejando abierto que se dicten las normas para su examen cuando exista mayor claridad sobre el tema.

Se incluyen las especificidades de las marcas internacionales, presentadas en virtud del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

La Marca Colectiva es una alternativa para la protección de las indicaciones geográficas.

 Estas marcas no son definidas del mismo modo en las diversas legislaciones nacionales, pero cabe decir a groso modo que son signos que sirven, no para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas, sino para distinguir el origen geográfico u otras características comunes de productos o servicios de diferentes empresas que utilizan la marca colectiva bajo el control de su titular.

Estas marcas implican generalmente una cierta garantía de calidad. En estas, el titular de la marca es la asociación o sociedad de productores, fabricantes, etc.

Pueden ser también titulares los Estados, si así lo permite su legislación nacional (Conferencia de Londres 1934). Para este caso, se deben presentar con la solicitud, las reglas de uso de dicha marca, la cual no podrá ser transmitida a terceras personas, quedando su uso reservado para los miembros de la asociación.

La Denominación de Origen se define en el Artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial:

“Se entiende por denominación de origen el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad y características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos en éste los factores naturales y humanos”.
 
Existen tres elementos presentes en una denominación de origen:

1) El nombre de una región geográfica
2) Un producto de la región geográfica designado con el mismo nombre; y
3) Las cualidades y características de dicho producto se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos.
 
Sin embargo en España el Estatuto de la Propiedad Industrial regula el registro de tres modalidades de signos distintivos:

• Las marcas, para distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo.
• Los nombres comerciales, para distinguir a las personas o entidades en el ejercicio de una actividad profesional, comercial o industrial.
• Los rótulos de establecimiento, para distinguir y dar a conocer al público el establecimiento agrícola, fabril o mercantil donde se desarrolla la actividad.

Así mismo se contemplaba la protección de las marcas colectivas, para distinguir los productos naturales de una determinada zona geográfica o los productos del trabajo de todos los individuos pertenecientes a una agrupación, asociación, colectividad o corporación.

Otra definición de marca dada por la especialista de la OCPI es: todo signo o combinación de signos, que sirva para distinguir productos o servicios de sus similares en el mercado. Los cuales pueden agruparse en:

• Denominativos
• Figurativos
• Mixtos
• Formas tridimensionales
• Olores y sonidos
 
Las funciones de las marcas son:

• Distintividad
• Indicadora del origen empresarial
• Indicadora de la calidad
• Condensadora del goodwill o reputación
• Función publicitaria
 
Procedimiento para la solicitud de registro.

Los requisitos mínimos son:
• una indicación expresa o implícita de que se solicita el registro de una marca
• las indicaciones que permitan identificar y localizar al solicitante
• la lista de productos y servicios para los que se solicita el registro
• una reproducción suficientemente clara de la marca
• el pago de la tarifa de presentación de la solicitud
 
Con este decreto se logra una mayor claridad al definir las causales de denegación del registro como prohibiciones absolutas y relativas. Estas últimas son aquellas que afectan un derecho anterior de tercero.

En este caso el solicitante podrá mostrar por interés propio, o a instancias de la Oficina, el consentimiento por escrito y expreso, del titular del derecho que se vería afectado, para proceder a la solicitud y registro de la marca.
 
Se brinda protección especial a las marcas notorias, colocándolas en su justa dimensión. Se mantiene el principio de igualdad de las marcas de productos y servicios y el período de protección se mantiene en 10 años, prorrogable indefinidamente. Se mantiene la obligatoriedad del uso de los signos distintivos registrados como condición para mantener los derechos, e impedir el bloqueo del mercado.

Se considera que el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrado sólo con respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la caducidad del registro, ni disminuirá la protección que el registro confiere.

Se introduce el sistema multiclase, a los efectos de permitir que una única solicitud pueda abarcar más de una clase de productos y servicios, y de lugar a un único registro. Se aclaran desde el punto de vista jurídico las causales de nulidad, cancelación, y caducidad, así como la renuncia de los derechos, regulándose los procedimientos apropiados de forma específica. Se dispensa un tratamiento amplio y minucioso para las marcas colectivas.

También se definen taxativamente los derechos que otorga al titular el registro, junto con la doctrina del agotamiento internacional de los derechos, así como los medios de que dispone el titular para hacerlos valer. Se incluye la restitución de los derechos como forma de asegurar total equidad en el procedimiento y se consagra la obligatoriedad del uso de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (recogida en el Decreto Ley 68) y de la Clasificación de los Elementos Figurativos de las Marcas.

Se diseña un nuevo sistema de Publicidad Registral, más transparente y efectivo desde el punto de vista jurídico y comercial.

Se varía sensiblemente el papel de la Oficina como institución competente en la materia, complementándolo con funciones más proactivas, en beneficio del sistema en general.

Se regula de manera independiente lo relativo a las indicaciones geográficas, aunque este Decreto Ley 203 es supletorio para todo aquello que no sea regulado expresamente en la norma especial.

Procedimiento para la concesión del registro

• Presentación de la solicitud (examen de requisitos mínimos)Si la solicitud omite requisitos mínimos no es válida la presentación: notificación del solicitante de inmediato para que subsane la omisión: entretanto se tiene como no presentada .

Si se subsana la omisión se inscribe como fecha de presentación aquella en que se subsanan los requisitos mínimos. Recibidos todos los documentos que integran la solicitud o vencido el plazo de 60 días para presentar todos los documentos que integran la solicitud.
 
• Examen previo (formal y de legitimación)
• Publicación de la solicitud en el Boletín Oficial dentro de los 180 días.
• Oposición y Observación, en el término de 60 días contados a partir de la fecha de circulación del Boletín Oficial.

• Traslado al solicitante de los elementos de la Observación u Oposición, quien tiene 30 días para responder si lo considera pertinente. Posibilidad de Acto Conciliatorio, si la Oficina lo juzga útil.

• Examen sustantivo antes de que expire el término de un año, que incluye además de lo anterior las prohibiciones absolutas y relativas.
• Informe Conclusivo de Examen, del Jefe de Dpto. de Marcas.

•  Notificación del Informe al Solicitante y al Tercero que haya presentado Oposición.
• Recurso de Alzada presentado por el solicitante o tercero que haya presentado oposición en el término de 30 días, ante el Director General.
• Posibilidad de Acto Conciliatorio, si la Oficina lo juzga útil.
• Resolución Final
• Notificación a las Partes
• Publicación en el Boletín Oficial

• Pago de la Tarifa en el caso de la concesión del registro en el término de 30 días. De no abonarse la tarifa se declara Abandonada la solicitud.
• Expedición del Certificado e inscripción de la marca registrada.
 
Contra la resolución dictada por el Director General la parte inconforme puede establecer demanda en la vía judicial, ante la Sección de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana.
 
Las empresas deben trazar su propia estrategia a seguir teniendo en cuenta lo siguientes aspectos:

• Designar como representantes a Agentes Oficiales o a personas que tengan conocimientos técnicos, legales y comerciales
• Efectuar la protección legal de los derechos en los territorios en que exista un interés comercial

• Realizar un estudio de factibilidad de introducir el producto en el mercado atendiendo a su naturaleza, calidad y competitividad

• Tener canales de distribución apropiados y costo de introducción del producto
• Contar con potenciales consumidores del producto o destinatarios del servicio
• Cuando una empresa saca una cantidad considerable de productos o servicios al mercado, es aconsejable que ampare a cada uno con una marca diferente. (Procter & Gamble)

• A un producto realmente nuevo no debe brindársele una marca ya conocida. (Heinz)
• Precauciones a la hora de seleccionar un color. (rojo: iniciativa; gris: desmotivación)
• No siempre la selección a través del sexo lleva al éxito (caso Chanel No. 5; Charlie)
• Los idiomas y las costumbres tienen un peso decisivo. “Centrarse en el cliente simplifica el proceso de selección”

• Buscar un nombre que sin describir le diga al cliente cual es la ventaja principal del producto o servicio, evocando un estado emocional deseable

Acciones y Medidas por Infracción de Derechos

Acción Judicial

En la acción judicial pueden actuar:
•  Titular de un Derecho o Licenciatario, podrán entablar demanda ante el Tribunal Provincial que corresponda (Sala de lo Económico) contra cualquier persona que infrinja ese derecho o que ejecute actos que manifiesten evidentemente la preparación de una infracción.
• Asociación, federación, sindicato u otra entidad representativa de los interesados, siempre que estén legitimados para ello.
• Fiscal, cuando se afecte el interés social o público
 
Medidas que pueden disponerse por el tribunal a instancias del demandante
• cese de los actos,
• reparación de daños materiales,
• indemnización de los perjuicios,
• embargo de los productos,
• prohibición de la importación o exportación,
• entrega en propiedad de los productos,
• medidas para evitar la repetición de la infracción incluyendo la destrucción,
• reparación del daño moral,
• publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas a costa del demandado.
 
La prescripción de la Acción es de cinco años contados a partir de que se cometió por última vez la infracción.
 
Las Medidas Provisionales las solicita el Demandante al tribunal para:
• impedir la continuación de la infracción,
• evitar sus consecuencias,
• obtener o conservar pruebas,
• asegurar la efectividad de la acción.
 
Las medidas provisionales se pueden pedir antes de iniciar la acción. En este caso, el tribunal una vez que disponga la medida provisional debe exigir a quien la solicite la prestación de fianza suficiente para responder a lo que resulte del proceso, conjuntamente con la acción, o con posterioridad a su inicio.
 
Las medidas provisionales que pueden disponerse por el Tribunal son el  cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, embargo o retención de los productos, embalajes, etiquetas y otros materiales que ostenten el signo de la infracción, o de los medios empleados y suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios.

Toda medida provisional ejecutada antes de iniciarse la acción civil, quedará sin efecto transcurridos veinte días hábiles contados desde la imposición de la medida si no se iniciara la acción antes de ese término.
 
Las medidas especiales en fronteras son dictadas por el tribunal y deben aplicarse en la frontera ejecutada por la Aduana al momento de importación, exportación o tránsito por el territorio nacional, de los productos respecto a los cuales se haya cometido la infracción y de los materiales o medios que sirvieron para cometerla.
 
Las medidas en fronteras se ejecutan cuando el titular de un derecho protegido por este Decreto Ley, tenga motivos fundados para suponer que se prepara la importación o exportación de mercancías que infringen ese derecho puede solicitar al Tribunal Provincial que corresponda, que ordene a la Aduana la retención de la mercancía objeto de la importación o exportación al momento de su despacho.

 Quien solicite la retención debe dar al tribunal, previa identificación oportuna, las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa de las mercancías para que puedan ser identificadas y reconocidas con facilidad por la Aduana.

Ejecutada la retención la Aduana, lo notifica inmediatamente al importador o exportador de la mercancía, al solicitante de la medida y al tribunal que corresponda. Si transcurridos 10 días hábiles contados desde la fecha de la comunicación de la retención al demandante, la aduana no ha sido informada de que se ha iniciado la acción judicial sobre el fondo del asunto o de que el tribunal ha dictado medidas provisionales para prolongar la retención, ésta será levantada y se despacharán las mercancías retenidas.

 En casos debidamente justificados podrá prorrogarse el plazo por 10 días hábiles.
 
Iniciada la acción judicial sobre el fondo del asunto la parte afectada por la retención podrá recurrir ante el tribunal para que reconsidere la retención ordenada. La medida podrá ser modificada, revocada o confirmada.

El solicitante de medidas en frontera responderá por los daños y perjuicios resultantes de su ejecución si las medidas se levantaran o fuesen revocadas por acción u omisión del solicitante, o si posteriormente se determina que no hubo infracción o inminencia de infracción de un derecho de propiedad industrial.
 
Previa solicitud la Aduana autoriza al titular del derecho a que examine las mercancías retenidas con el fin de fundamentar su retención y para sustentar su acción de infracción. Iguales facilidades se brindarán al importador o exportador, consignatario o propietario, pero en ningún caso se podrá por ello causar perjuicio a lo establecido sobre la información confidencial.

Al establecerse una demanda por infracción de un derecho de propiedad industrial de los establecidos en este Decreto Ley, la orden para inspeccionar las mercancías la librará el tribunal que conozca de dicho proceso.

 Se excluyen de la aplicación de lo establecido en las disposiciones precedentes, las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o que se envíen en pequeñas cantidades.
 

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